Remarquez …

Après les .com, voici les .co

16/06/2010 · Commentaires fermés

Les registraires commencent à annoncer l’offre de noms de domaine du nouvel espace « .co« . Semble qu’on est pour l’instant dans la période initiale de ruée ou priorité aux détenteurs de marque de commerce (aussi connue sous le nom anglais de «land rush»), après quoi l’espace sera ouvert aux membres du public en général.

Le prix annoncé chez un registraire canadien est de 275$ pour enregistrer un nom « .co » durant la phase de priorité aux détenteurs de marque.

On le comprendra, ce nouvel espace Web ouvre de nouvelles opportunités de cybersquattage qui a de quoi donner de nouveaux maux de tête aux détenteurs de marque. À voir combien d’internautes opteront ensuite pour cette nouvelle extension! On en a définitivement pas terminé avec les procédures d’arbitrage forcé et aux mécanismes du genre!

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Affaire Tucumcari: Ou la confirmation qu’une sous-licence s’avère correcte en droit canadien

31/05/2010 · Commentaires fermés

La Cour fédérale rendait dernièrement une décision confirmant comme valide, l’emploi d’une marque par un sous-licencié (détenant son droit d’usage non-pas du propriétaire de la marque mais bien d’un licencié).  Dans sa décision, la Cour fédérale vient maintenir la validité de l’enregistrement de la marque MOTO MIRROR &dessin, malgré le fait que ni le détenteur, ni son licencié n’aient eux-mêmes employé la marque dans les trois années précédentes.

Dans la décision Tucumcari Aero, Inc. c. Cassels, Brock & Blackwell LLP, 2010 FC 267, la Cour fédérale vient en effet statuer sur la radiation d’une marque en vertu de l’art. 45 de la Loi, à cause d’un défaut de l’employer d’une façon (et surtout par une personne) qui nous permette de conclure qu’il y avait toujours ici « emploi » au sens de la Loi. Un affidavit présenté en preuve démontrait ici qu’il y avait eu emploi de la marque, mais par une entité qui détienait son droit de ce faire du licencié (et non directement par le détenteur de la marque). Le tribunal déclare d’ailleurs que le texte de la licence n’a pas nécessairement à conféré au licencié le droit expresse d’accorder une sous-licence, ce qui a de quoi en faire sourciller plusieurs.

Cette décision vient aussi préciser qu’aucun langage particulier n’est requis pour être considéré comme conservant suffisamment de contrôle sur la nature et la qualité des marchandises. L’important s’avère d’être que la « chaine de contrôle de qualité » soit préservée. Ainsi, si les mécanismes permettant de contrôler l’emploi de la marque existent par l’entente, sous une forme ou une autre, alors on sera généralement dans une situation où l’emploi de la marque peut bénéficier au détenteur (entre autres pour éviter une radiation en vertu de l’art. 45). À ce sujet, le tribunal note au passage l’importance qu’un droit d’inspection peut avoir, afin de conclure au degré de contrôle requis.

En pratique, on comprendra qu’il pourra s’avérer important de prévoir systématiquement dans un contrat de licence le droit (ou non) d’octroyer des sous-licences. À défaut, un tribunal éventuel pourrait, comme c’est le cas ici, prétendre que ce droit était implicite (tout dépendant du texte de l’entente évidemment). Quoi qu’il en soit, même si on a pas prévu un tel droit noir sur blanc, ce jugement de la Cour fédéral indique qu’on pourra éventuellement néanmoins tenter de démontrer l’existence d’une sous-licence.

Cette décisi0n confirme donc qu’au Canada (comme dans plusieurs autres juridictions), l’emploi d’une marque même par une entité qui n’est pas directement reliée au détenteur de la marque, peut s’avérer correcte et propice à être considéré comme un véritable « emploi » de la marque (notamment pour les fins de l’art. 45). En définitive, cette décision a de quoi rassurer plusieurs entreprises qui se fient sur l’emploi de leur marque pour un sous-licencié. Que ce soit du point de vue du contrôle ou de celui de l’emploi, au besoin, le mécanisme de sous-licence pourra s’avérer approprié pour venir à la rescousse de la validité de la marque.

Lire la décision (en anglais).

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Jurisprudence de PRD legomaniac.ca: Mal de bloc pour un détenteur

26/05/2010 · Commentaires fermés

Un arbitre nommé en vertu de la PRD de l’ACEI rendait le 7 mai dernier une décision ordonnant le transfert du nom de domaine legomaniac.ca à la société danoise LEGO Juris A/S.

Un arbitre nommé en vertu de la PRD de l’ACEI rendait le 7 mai dernier une décision ordonnant le transfert du nom de domaine legomaniac.ca à la société danoise LEGO Juris A/S.

Les faits de cette affaire sont prévisibles  : l’entreprise étrangère qui possède la marque notoire LEGO constate l’emploi de sa marque de commerce LEGO dans un nom de domaine canadien et dépose une plainte en vertu de la PRD canadienne. Rien de bien remarquable à date. Notons cependant que la marque en question est enregistrée dans quelques 130 pays et au Canada depuis 1957. Le détenteur du nom de domaine (un individu) décide de ne pas répondre à la plainte.

Dans sa décision, l’arbitre semble initialement avoir une certaine difficulté à cerner des éléments qui lui permettrait de conclure à la mauvaise foi du détenteur (aucune offre de vente du nom, pas de portefeuille de noms de domaine reproduisant des marques de tiers, etc.). Qu’à cela ne tienne, l’arbitre cible finalement le caractère notoire de la marque LEGO afin de conclure à la violation de la politique de l’ACEI, puisque l’emploi continu du nom de domaine risque (selon l’arbitre) de perturber l’entreprise du requérant, dont les clients risquent d’être victime de confusion lorsqu’ils recherchent Internet pour trouver le requérant et ses produits. Toujours selon l’arbitre, un consommateur moyen qui trouve le site Web du détenteur risque fort de conclure que ce dernier est associé d’une façon ou d’une autre avec le requérant dans cette affaire.

L’arbitre enfonce finalement le dernier clou dans le cercueil du détenteur, en concluant que l’affichage sur le site Web actuel www.legomaniac.ca de liens sponsorisés, fait du détenteur ni plus ni moins qu’un concurrent du requérant, puisque le détenteur du nom de domaine génère des revenus grâce à l’emploi de la marque LEGO dans ce nom de domaine.

Cette affaire démontre la latitude que donnera au détenteur d’une marque le fait de pouvoir conclure à sa notoriété (une chose relativement rare, somme toute), particulièrement quand vient le temps de discuter de la mauvaise foi du détenteur. La notoriété et le fait que la marque soit un mot complètement inventé pourra aussi permettre, comme c’est le cas ici, d’agir contre un nom de domaine même si plus de la moitié du nom de domaine visé est constitué d’autre chose que la marque de commerce visée (« maniac » vs. « lego »). Notons que le fait que « l’autre chose » ici soit un mot référant à un amateur enthousiaste (un « maniac »), permet intuitivement d’établir un lien avec la marque de commerce, puisque linguistiquement, l’emphase repose sur le premier mot plutôt que sur le contenu qui a été ajouté pour composer le nom de domaine en question.

On notera aussi que l’affichage de liens sponsorisés (et le fait d’ainsi générer des revenus) s’avère aussi, ici, un facteur pertinent à la décision, puisque c’est ce qui permet à l’arbitre de conclure que le détenteur est un « concurrent » du requérant. On comprendre que n’eut été de ce facteur, l’arbitre n’aurait vraisemblablement pas eu en main les éléments nécessaires pour ordonner le transfert.

Lire la décision (en anglais).

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Décision de PRD tobiano.ca: Pas de quoi monter sur ses grands chevaux

20/05/2010 · Commentaires fermés

Un arbitre nommé en vertu de la PRD de l’ACEI rendait récemment une décision quant au nom de domaine tobiano.ca, que l’on ordonne de transférer à l’entreprise Pagebrook inc.

Le nom de domaine dans cette affaires avait été enregistré en octobre 2006, par une société du nom de High Country Net Ventures Inc., laquelle ne se bâdre ensuite pas de répondre à la plainte logé par le requérant en 2010. On pourra d’ailleurs rapidement constater la raison de cette timidité, dans la mesure où le nom de domaine en question comprend l’intégralité de la marque TOBIANO, enregistrée par le requérant en septembre 2006.

Fait intéressant, l’arbitre dans cette affaire se dit prêt à inférer des mots « I don’t care about the domain name » (lesquels auraient été écrit dans un courriel expédié par le contact technique (nommé dans la fiche WHOIS), que le détenteur ne s’oppose pas au transfert du nom au requérant. Comme quoi vaut parfois en dire moins que plus dans un courriel.

Autre fait intéressant, je ne décèle aucune mention dans la décision du fait que le mot TOBIANO est un nom commun en anglais, décrivant une couleur particulière de chevaux (sauf erreur!). Selon toute vraisemblance, on déduit à la lecture de la décision que le nom de domaine ne devait pas être employé par le détenteur pour quoi que ce soit qui soit relié aux chevaux. Dans l’éventualité contraire, on comprend que le requérant aurait eu la tâche quelque peu plus difficile.

Lire la décision (en anglais).

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Jurisprudence de PRD vccollege.ca: Ou l’art d’abréger sa marque sans trop piler sur les orteilles de vos concurrents

10/05/2010 · Commentaires fermés

Un panel d’arbitre nommé en vertu de la PRD de l’ACEI rendait le 26 avril dernier une décision concernant le nom de domaine vccollege.ca, dans une affaire impliquant le Vancouver Community College (« VCC ») et Eminata Group, une société liée à une autre compagnie nommée Vancouver Carreer College.

Le requérant dans cette affaire tente de s’opposer à l’enregistrement et la détention par une société privée d’un nom de domaine reproduisant, selon ses dires, ses marques VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE ainsi que VCC, dûment enregistrées en tant que marques officielles (depuis au moins 1999).

Fait un peu inhabituel dans cette affaire, le détenteur du nom de domaine peut démontrer un usage de sa marque VANCOUVER CARREER COLLEGE depuis au moins 1996, ce qui en droit des marques lui permettra généralement de continuer malgré l’existence d’une marque officielle subséquente, et ce, même s’il y a confusion possible. La question demeure néanmoins : cela signifie-t-il qu’il puisse décliner sa marque pour en faire un nom de domaine abrégé? En gros, c’est là la question qui se pose ici.

Selon le détenteur du nom de domaine en question, il aurait commencé en 2008 à décliner sa marque en tant que « VCCollege », telle qu’affichée dans son matériel promotionnel. S’en serait alors suivi une série d’échanges entre les parties concernant la confusion possible entre leurs marques respectives, lesquelles discussions aboutissent éventuellement au dépôt de procédures de PRD et la décision en l’instance.

Dans le cadre de sa décision, le panel conclue que non-seulement il n’y avait ici aucun risque de confusion réel mais que le détenteur avait, selon toute vraisemblance, aussi un intérêt légitime dans le nom de domaine vccollege.ca.Pour le panel, la marque VCCollege ne porte à confusion ni avec VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE, ni avec VCC. Compte tenu de la nature descriptive du mot COLLEGE (pour une institution d’enseignement), on comprendra certainement comment le panel en est arrivé à cette conclusion.

Chose relativement rare, la décision permet donc au détenteur de conserver son nom de domaine, malgré les marques officielles auxquelles il était confronté. Oui, une marque officielle s’avère utile, mais encore faut-il que le nom de domaine puisse vraiment être confondu avec celle-ci, si on veut s’en servir dans le cadre de procédures de PRD.

On est donc en présence d’une victoire du détenteur, lequel en profite pour tenter d’obtenir une ordonnance de compensation à cause de la prétendue mauvaise foi du requérant (en vertu du par. 4.6 de la Politique). Comme chacun le sait, ce paragraphe permet de tenter d’être compensé par une somme pouvant atteindre 5 000 $ si la plainte a été déposée « dans le but d’obtenir, sans apparence de droit » le transfert du nom de domaine. Le panel conclue cependant que l’on est pas en présence ici d’un requérant de mauvaise foi au début des procédures de PRD, puisqu’il existait bel et bien alors une question légitime qui méritait qu’elle soit débattue, compte tenu de la ressemblance entre le nom de domaine et la marque officielle du requérant.

Fait intéressant et chose rare dans une décision de PRD, cette décision contient aussi une dissidence par l’un des arbitres. En effet, contrairement à ses deux co-arbitres, M. Margles aurait, pour sa part, accordé le transfert du nom de domaine. Selon lui, il y avait ici de bonnes raisons de conclure à la mauvaise foi du détenteur, lequel aurait adopté le nom en toute connaissance de cause, sachant qu’il s’approchait dangereusement des marques du requérant. À tout événement, la décision rejette la plainte.

Lire la décision de PRD (en anglais).

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L’Internet passe finalement aux caractères non-latins quant à ses domaines de haut niveau

07/05/2010 · Commentaires fermés

L’Internet passe finalement aux caractères non-latins pour ses domaines de haut niveau (top-level domains), avec comme premier projet-pilote, l’emploi de caractères arabes.

En effet, après des années de tergiversation et de délais à ce projet, l’ICANN a finalement permis (au niveau technique) que des codes de pays IDN soit ajoutés qui utilisent des caractères arabes. Les serveurs DNS de source ont donc été mis à jour  et peuvent dorénavant comprendre les requêtes qui leur seraient faites relativement à des domaines en caractères arabes.

Les premiers pays à se prévaloir de la possibilité d’un code de pays écrit dans les caractères propres de leur langue seraient l’Égypte, l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Ce sont là les premiers d’une vingtaine de pays à se diriger vers une telle ouverture de l’espace Internet.

Contrairement à ce qui avait cours jusqu’à maintenant, un internaute pourra donc dorénavant écrire toute l’adresse d’un site dans sa langue d’origine, incluant l’extension de pays (par ex. .eg pour l’Égypte). Il s’agit là d’un autre pas vers un Internet (en un Web en particulier) dans lequel les internautes peuvent interragir pleinement dans leur langue.

Lire un article de BBC à ce sujet (en anglais).

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Changement du logo Google: Problème de caractère distinctif?

06/05/2010 · Commentaires fermés

On peut remarquer ce matin que Google semble avoir à nouveau modifié le logo par défaut de son moteur de recherche. On remarque en effet que l’ombrage derrière les lettres multicolores a été retiré et que les couleurs semblent légèrement plus vibrantes. Réflexe de juriste liée à ce changement: cette modification pose-t-elle problème pour la marque déposée de la société Google quant au dessin de sa marque ?

En droit, le dessin d’une marque de commerce peut être graduellement modifié pour en changer certaines caractéristiques visuelles, sans pour autant affecter la validité de la marque sous-jacente. Par contre, si l’on modifie trop une marque, viendra un moment où le dessin a été tellement modifié qu’on devra considérer que la marque n’est plus la même. Est-ce le cas ici ?

Le concept de déviation d’une marque a été exploré par la jurisprudence canadienne, laquelle tire finalement la conclusion qu’une modification de logo peut s’avérer acceptable, pourvu qu’elle n’affecte pas le caractère distinctif de la marque. À défaut, on jugera généralement que la marque originale n’est plus employée (et peut donc être invalidée).

Dans le cas du logotype de Google, les lettres, la fonte et les couleurs de base du lettrage demeurent inchangées (bien que la teinte exacte du lettrage soit modifié) même si on constate le retrait de l’ombre originalement placée en arrière-plan derrière les lettres. On comprendra aisément qu’une telle déviation n’est pas susceptible d’affecter le caractère distinctif de la marque puisque l’essentiel du dessin de la marque demeure. En effet, un internaute confronté au nouveau logo comprendra immédiatement qu’il s’agit de la même marque et que l’entreprise avec laquelle il transige demeure la même. En d’autres mots, ce qui fait que le dessin GOOGLE s’avère distinctif demeure, malgré l’évolution de la facture visuelle précise de l’image. En droit donc, probablement rien à redire ici puisqu’il y a fort à parier qu’on demeure en présence de la même marque.

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Affaire Léger: Les dossiers des Hells Angels laissent des traces?

30/04/2010 · Commentaires fermés

Radio-Canada m’apprenait hier matin que le Juge en chef de la Cour d’appel du Québec vient de déssaisir le juge Jacques Léger d’un dossier ayant trait à des membres de la bande de motards criminalisés les Hells Angels.

Le rapport avec les marques de commerce me demanderez-vous? Il semble que le Juge Léger, du temps où il pratiquait le droit commercial, aurait eu comme principal client un dénommé Robert Bonomo, un membre fondateur de la bande de motards. Les dossiers de marques auraient ainsi peut-être fait partie des dossiers quant auxquels il conseillait autrefois les Hells Angels et les sociétés qu’ils contrôlent (c’est concevable), bien que l’article de Radio-Canada ne fournisse aucun détail à ce sujet. À tout événement, un lien semble avoir été fait entre le Juge Léger et certains membres des Hells Angels, ce qui a de quoi en chatouiller plusieurs. Sans qu’il y aie nécessairement conflit d’intérêt ici, on peut tout de même comprendre qu’une telle situation cause effectivement un certain « malaise » auprès de la magistrature. Et vous?

Depuis 1989, la société américaine HELLS ANGELS MOTORCYCLE CORPORATION possède deux marques de commerce enregistrées au Canada en rapport notamment avec des vêtements.

Lire l’article de Radio-Canada.

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Décision de PRD mabellabels.ca: Implication du conjoint étiquetée comme problématique

29/04/2010 · Commentaires fermés

Un arbitre nommé en vertu de la PRD de l’ACEI rendait le 27 mars dernier une décision quant au nom de domaine mabelslabels.ca, dont il ordonne le transfert à l’entreprise Mabel Labels Inc.

Dans cette décision, l’arbitre  Denis Magnusson vient en effet donner raison à la détentrice de la marque de commerce Mabel’s Labels, enregistrée au Canada sous forme de dessin, en association avec des services de conception et d’imprimerie d’autocollants. L’arbitre juge d’ailleurs que le dessin particulier de la marque n’affecte en rien le droit de la requérante de prétendre qu’il y a confusion possible entre sa marque et le nom de domaine en question. Selon lui, on ne devrait accorder aucun poids au fait que la marque est déposée sous forme de dessin, puisque la marque en question représente simplement le texte des mots en question sur fonds noir, avec une écriture à peine stylisée. Pour lui, la caractéristique dominante de la marque demeure son texte, puisque c’est celui-ci dont se souviendra le consommateur moyen. Par conséquent, pour l’arbitre, le nom de domaine s’avère identique à la marque.

La question de la mauvaise foi de la détentrice, passe ici par le fait que l’entreprise détentrice du nom de domaine s’avère dans les faits être l’entreprise du conjoint de la propriétaire de Loveable Labels, un concurrent direct de la requérante. Dans ce genre de circonstances, le tribunal d’arbitrage n’a pas de grande difficulté à conclure qu’on est en présence d’un enregistrement qui a été effectué pour nuire à l’entreprise d’un concurrent.

Cette décision vient donc nous enseigner que pour les fins de la PRD, un concurrent pourra être, par extension, même un concurrent indirect si l’on peut démontrer un lien suffisamment proche entre les entreprises en question, par exemple à cause de liens familiaux.

Lire le texte de la décision (en anglais).

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Nouveaux énoncés de pratique proposés par l’OPIC

28/04/2010 · Commentaires fermés

L’OPIC lançait dernièrement une nouvelle ronde de discussion quant à trois nouveaux énoncés de pratique que l’office se propose d’adopter prochainement.

Le premier énoncé de pratique que propose ainsi d’adopter l’OPIC a trait au fait qu’à l’avenir, les requérants n’auraient plus à déclarer être une « personne » au sens de la Loi sur les marques de commerce. Ce point s’avère mineur et aura vraisemblablement peu de conséquences sur la majorité des requérants puisque la définition d’une personne s’avère suffisamment large pour inclure à peu près toutes les formes de personnalités juridiques.

Le second énoncé de pratique envisagé a trait aux exigences concernant la description de couleurs revendiquées, lorsqu’un requérant considère que le dessin de sa marque de commerce comporte des couleurs particulières qui s’avèrent pertinentes quant à l’identité de sa marque. Dans ce genre de cas, le requérant devra « revendiquer » la couleur comme caractéristique de sa marque de commerce (en vertu de l’article 28 du Règlement sur les marques de commerce) en décrivant pour ce faire de quelle(s) couleur(s) il s’agit. En vertu de cet énoncé de pratique, il faudrait dorénavant obligatoirement décrire chaque couleur visée par un code et l’identification du « système de référence » auquel ce code réfère. L’exemple le plus fréquent pour rencontrer cette norme passe par une référence au code Pantone, employé dans l’industrie du design graphique. L’énoncé proposé donne ainsi un exemple de description qiu serait jugée acceptable : « la couleur turquoise (PANTONE 15-5519)* est revendiquée comme caractéristique de la marque.  *PANTONE est une marque de commerce déposée ». D’autres codes répandus pourraient aussi être employés, en plus de Pantone. On pourrait penser, par exemple, à un code RGB, etc.

Ceci signifie donc qu’à l’avenir, les descriptions du genre « la couleur rouge est revendiquée comme caractéristique de la marque » ne serait vraisemblablement plus jugées suffisamment précises pour être acceptées par le Registraire des marques de commerce.

Le troisième énoncé de pratique envisagé a trait, quant à lui, au resserrement des pratiques quant à certains délais. Par exemple, si un opposant fait défaut de déposer sa preuve au moment opportun, en vertu du nouvel énoncé, le Registraire ne donnerait dorénavant plus de premier avis avant de déclarer que l’opposition a été rejetée. L’énoncé viendrait aussi clarifier qu’en cas de dépassement des délais pour produire la contre-déclaration de l’opposant, le registraire n’octroyera plus de prolongation de délai rétroactive (puisque selon lui, il n’a aucune autorité pour ce faire). Le Registraire propose d’ailleurs d’appliquer le même raisonnement aux demandes de prolongation de délai rétroactives visant à permettre au requérant de soumettre sa déclaration d’emploi (d’une marque pour emploi projeté).

Le registraire ressert ainsi les règles, dans le but avoué d’augmenter l’efficacité du système et d’en réduire les délais habituels.

La période de commentaires des membres du public se termines le 20 mai prochain.

Lire l’avis de l’OPIC quant aux nouveaux énoncés.

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