Le fait de déposer une marque de commerce requiert que l’on porte une grande attention à la préparation de la demande de dépôt et de tous les documents qui seront soumis au Bureau des marques au fil du processus d’enregistrement. Voici une description de certains pièges à éviter dans ce domaine :
Déposer une demande pour une marque qu’on emploi(era) pas réellement
Le droit des marques nord-américain requiert généralement que ce qui est déposé corresponde à ce qui est employé dans les faits. Il est donc primodial que toute demande éventuelle cadre avec ce qui se retrouve effectivement, par exemple, sur les produits de l’entreprise. Sauf exception (en fait de changements mineurs), il faut éviter les différences entre la marque telle qu’elle figure sur le registre des marques et la marque telle qu’elle est employée (à savoir, visible pour les consommateurs) en pratique. À défaut, on risque fort de se retrouver tôt ou tard avec un enregistrement invalide ou invalidé. Idéalement, toute entreprise qui veut déposer une demande aurait donc intérêt à montrer à son agent de marque comment elle emploi sa marque. On évitera ainsi des dérapages coûteux. Une revue périodique du portefeuille de marque est aussi à suggérer, afin d’évaluer si la variation des marques dans le temps requiert de nouveaux dépôts.
Adjoindre à sa marque d’autres éléments ou marques de commerce
Cet item de notre liste relève en fait (en partie) de l’item précéent (à savoir réellement employer la marque quant à laquelle on dépose une demande). En voulant présenter trop d’éléments sur un emballage (ou du matériel promotionnel), certains détenteurs de marques de commerce pourront involontairement donner (en droit) l’impression qu’ils emploient, non-pas leur marque originale (par exemple, telle qu’identifiée dans une demande d’enresitrement), mais bien une marque entière nouvelle (dérivée, en fait) ou une variation de leur marque. On le comprendra, ce type d’emploi pourra s’avérer problèmatique si on espérait compter sur lui pour prouver l’usage en bonne et due forme de la marque originale. Ce genre de situation se présentera souvent lorsque des éléments (comme un slogan, par exemple) sont collés à la marque originale. À moins de faire attention, on risque de nuire à l’enregistrement de sa marque, puisque la déclaration que le requérant fait qu’il a effectivement « employée » celle-ci pourrait s’avérer fausse. L’usage d’espaces adéquats, de fontes différentes et ses symboles MC et ® pourront aider à ce chapite, afin de bien distinguer les différentes marques dont on est en présence. La Figure 1 ci-dessous montre un exemple de trois marque placées près l’une de l’autre mais de façon à néanmoins préserver l’identité distincte de chacune (remarquez les différences de tailles, de fontes et l’insertion judicieuse des symboles TM et ® à droite de chaque marque) :
Figure 1: Exemple d'emploi correct de trois marques à proximité l'une de l'autre sur un emballage (étant cependant entendu que la 2e et la 3e marque ne seraient pas nécessairement considérées employées au sens où l'entend l'art. 45 la Loi, pour autant).
Mal décrire ou regrouper ses biens et services dans la demande initiale
Les demandes canadiennes d’enregistrement doivent décrire les biens et services visés d’une façon qui corresponde aux règles énoncées par le Bureau des marques de commerce. Contrairement à la plupart des pays, le Canada n’applique pas une classification standardisée des types de biens et services (comme par exemple la classification dite de Nice), ce qui ne veut pas dire, cependant, qu’il n’y a pas une façon correcte de les énumérés dans une demande. Au contraire, le Registraire s’attendra généralement qu’on présente les biens et services (avec lesquels une marque est associée) selon une grille énoncée par le Bureau des marques. Il faut aussi comprendre l’interaction existant entre la description des biens et services et les dates de premier emploi. Aussi, bien que la Loi sur les marques de commerce ne requiert qu’une présentation « selon les termes ordinaires du commerce », en pratique on évitera souvent beaucoup d’ennuis en présentant sa demande en suivant la nomenclature conçue par le Bureau des marques. À défaut, l’Examinateur qui reçoit la demande risque fort de demander une modification de ce qu’on appelle « l’état déclaratif » (afin de le rendre conforme aux pratiques du Bureau des marques), ce qui occasionnera invariablement des délais dans le traitement de la demande, sans parler de dépenses pour le requérant. Sauf exception, une demande préparée par un agent de marque de commerce évitera généralement ce piège.
Déclarer des faits ou des renseignements qui s’avèrent faux
Bien que cela puisse sembler évident, il est important de comprendre que chaque déclaration ou fait avéré auprès du Bureau des marques doit être exact et conforme au droit applicable. En l’occurrence, le requérant qui dépose une demande déclare avoir employé (ou à tout le moins avoir l’intention d’employer) sa marque quant à tel type de produits ou de services alors que ce n’est pas réellement le cas, risque l’invalidation ultérieure de sa marque. Bien que la jurisprudence américaine soit plus stricte que la jurisprudence canadienne à ce sujet, il demeure que toute fausse déclaration risque d’invalider l’enregistrement de la marque, avec les conséquences que l’on peut imaginer, dont la perte des droits du détenteur. Il s’avère donc critique que les renseignements (déclarés) sur lesquels reposent l’enregistrement éventuel soient en tous points conformes à la réalité et conformes aux règles applicables en fait de marques. Les requérants potentiels feront bien de rendre note de l’attitude de la jurisprudence dominante des dernières années, laquelle impose aux requérants l’obligation de faire leurs devoirs afin de s’informer sur ce qui est requis d’eux et ce que leurs déclarations éventuelles signifient. En particulier, le requérant aura intérêt à s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il entend déclarer auprès du Registraire des marques de commerce, incluant entre autres quant :
- au nom de l’entité qui possède réellement la marque ;
- au nom de l’entité qui a employée la marque en premier (s’il s’agit d’une demande basée sur l’emploi) ;
- au fait que la marque soit déjà (ou encore) employée ou non ;
- à la date à partir de laquelle la marque a été employée pour chaque catégorie de bien ou services (s’il s’agit d’une demande basée sur l’emploi) ;
- au fait que le requérant possède les droits de propriété intellectuelle quant à la marque.
Identifier la mauvaise entité comme détentrice ou premier usager de la marque
Bien que l’on puisse être tenté de négliger cette question, il s’avère primordial d’identifier correctement le nom de l’entité qui possède la marque de commerce. Il s’avère d’ailleurs aussi important d’identifier correctement dans la demande le nom de l’entité qui a (la première) employé la marque, s’il s’agit d’une entité différente de celle qui présente la demande. Par exemple, une erreur classique que font souvent les requérants qui déposent eux-mêmes est d’omettre de révéler, dans leur demande, que la marque appartenait ou était initialement la propriété d’une autre personne ou entreprise. Des renseignements erronés à ce sujet pourront mener à des problème en cas de tentative d’exercer les droits du propriétaire de la marque, ou même à l’invalidité de l’enregistrement de la marque.
Se méprendre sur le sens à donner à l’expression « employer sa marque »
Le concept d’usage d’une marque de commerce est la source de l’un des problèmes les plus fréquent en matière d’enregistrement de marques de commerce, notamment à cause de la méprise des requérant quant au sens à donner (en droit) à l’expression «employer sa marque». Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’en droit « employer » une marque a un sens bien précis, étant donné les règles qu’énoncent la Loi sur les marques de commerce. Il ne suffit en effet pas d’avoir inventé et commencé à parler de la marque ou à travailler avec elle, encore faut-il que ce soit fait d’une façon qui cadre avec ce que la loi considère comme l’usage d’une marque. En l’occurrence, ce qui est requis pour constituer un véritable usage variera selon que l’on parle de produit ou de service, selon le cas. Pour ce qui est des produits, la loi canadienne requiert que la marque soit apposée sur les biens ou leur emballage, ou à tout le moins qu’elle y soit autrement directement associée. Pour ce qui est des services, la loi canadienne requiert que la marque soit affichée (ou du moins perceptible) dans l’annonce ou la performance des services. En d’autres mots, une entreprise qui utilise une marque n’en fait par nécessairement pour autant «emploi», au sens de la loi. Cette subtilité s’avère cruciale à saisir, particulièrement lorsque vient le temps de déterminer la date de premier emploi d’une marque.
Déposer une demande pour usage projeté alors qu’on utilise déjà la marque
Au Canada, contrairement à la situation qui a cours aux États-Unis, le requérant qui dépose une demande pour « usage projeté » court le risque de voir sa demande (ou même sa marque) invalidée si, au moment de la demande sur la base d’un usage projeté il employait déjà sa marque quant aux bien et services en question. Si le requérant utilise déjà sa marque, il devrait donc normalement éviter de déposer une demande basée sur l’usage (par opposition à une demande basée sur l’usage simplement projeté), en déclarant bien la date de premier emploi. En effet, la jurisprudence récente semble indiquer que le fait de déposer une demande pour usage projeté alors qu’on emploi déjà la marque peut mener à l’invalidation de l’enregistrement. Par contraste, les requérants quant à une marque américaine déposeront fréquemment des demandes pour usage projeté alors qu’ils emploient déjà leur marque, à cause de considérations stratégiques et procédurales.
Enregistrer une marque relativement à un dessin quant auquel on ne possède pas les droits
Tout requérant de marque de commerce doit déclarer dans sa demande qu’il possède les droits sur la marque en question. Fait intéressant (et souvent ignorer par les requérants qui s’occupent eux-mêmes de leur demande), selon la jurisprudence en matière de marques sous forme de dessin (ou de logo), cette déclaration implique que le requérant possède les droits d’auteurs relativement à cette œuvre. À défaut, cette déclaration inexacte dans la demande pourra aussi mener à l’invalidation de l’enregistrement éventuel, puisque le requérant aura fait ce qui revient à une fausse déclaration. La solution s’avère donc de s’assurer d’obtenir par entente signée par le concepteur, les droits de propriété intellectuelle sur tout dessin à utiliser en tant que marque de commerce. Il va sans dire qu’il s’avère évidemment préférable de voir à cette documentation AVANT de déposer la demande, quitte à se voir pris en otage par le concepteur parce que le dépôt de la marque a déjà été effectué.
Permettre à une autre entreprise d’employer sa marque
Le principe primordial en fait de marques de commerce, a trait au fait que l’existence d’une marque valide dépend toujours de la capacité de cette marque a représenter un lien avec UNE SEULE SOURCE de biens ou de services. En pratique, cela signifie qu’un grand nombre de petites entreprises qui permettent à d’autres d’utiliser leur marque de commerce (p. ex., lorsqu’un propriétaire de restaurant veut lancer une nouvelle chaine, en permettant à un tiers d’ouvrir un second restaurant du même nom), mettent en péril non-seulement leur réputation mais, plus grave encore, la validité même de leur marque de commerce. Un exemple désormais notoire de ce genre de bévue est survenu au Québec il y a quelques années, alors que les tribunaux ont été forcés de constater que l’usage de la marque d’un restaurant de fast-food bien connu par un grand nombre de restaurants (plus ou moins) indépendants avait essentiellement anéanti le caractère distinctif de cette marque (bref, que cette marque ne représentant plus, pour la personne moyenne, les services de restauration d’une seule entreprise). Résultat? La marque invalidée, on compte aujourd’hui des centaines de restaurants de ce nom au Québec dont la plupart opèrent de façon indépendante, sans que le restaurant original puisse y faire quoi que ce soit. La morale de cette histoire? Le détenteur d’une marque doit se munir d’un bon contrat de licence (ou de franchise) avant de permettre à quiconque d’employer sa marque , et ce, que l’autre entreprise lui appartienne ou non.
