Remarquez …

Il ne suffit pas de déposer une demande pour être protégé quant à sa marque de commerce (MC) et il ne suffit pas d’enregistrer sa MC pour qu’elle demeure valide. En effet, bien que de nombreux détenteurs de marques l’ignorent, une MC doit être continuellement employée correctement afin d’en obtenir l’enregistrement et de ne pas mettre en péril sa validité. À défaut, la demande pourra faire l’objet d’une opposition et(ou) l’enregistrement de la marque pourrait s’avérer invalide ou être radié, résultant ainsi dans la perte des droits du détenteur.

Pour éviter ce genre de problème, l’emploi d’une marque de commerce déposée au Canada doit se conformer au précepte qui suit :

« Le détenteur (ou son prédécesseur en titre ou son licencié dûment autorisé) doit réellement employer sa marque, en tant que marque de commerce (selon ce que le droit canadien considère un usage valide d’une marque), au Canada, telle que déposée et sans variation, en rapport avec tous les produits et services en association avec lesquels elle a été déposée, de manière à être en mesure de prouver l’usage en question (d’une façon que le Bureau des marques considère acceptable), selon la (les) date(s) déclarée(s) et, au minimum, à l’intérieur de toute période de trois (3) ans. »

Décortiquons maintenant cet énoncé afin d’en extraire des conseils pour les détenteurs de MC canadiennes. À cette fin, ce qu’il faut comprendre c’est qu’en matière d’emploi de MC :

• le détenteur (ou son prédécesseur en titre ou son licencié dûment autorisé)

• doit réellement employer sa marque, en tant que marque de commerce

Pour être considérée valide en droit, la MC en question doit être perceptible et perçue par le consommateur, l’acheteur ou l’usager moyen comme jouant le rôle de marque de commerce, c’est à dire un texte, un dessin, une forme ou une inscription dont l’apposition sur un produit ou service vise premièrement à identifier la source de celui-ci. Le sens à donner à cette idée peut apparaître plus clair à contrario, en énumérant les rôles qu’une marque ne doit pas sembler jouer pour que l’on soit en présence d’une marque. Ainsi, les raisons (ou les fonctions) suivantes pour inclure une marque sur un produit ou un service indiqueront généralement que cette marque n’est pas comme telle utilisée en tant que marque de commerce, à savoir :

• mention de la dénomination sociale de l’entreprise (par ex., une mention que le produit a été fabriqué par « XYZ Inc. », par exemple, n’est généralement pas un emploi de la marque « XYZ » puisque la mention de XYZ vise en fait à identifier la société et non la provenance du produit en question, à moins que l’on puisse démontrer que « XYZ » était présenté d’une façon qui le distingue du mot «Inc.» ou suivi du sigle ®) ;
• mention de la raison sociale (par ex., une mention sur une facture que la marchandise vendue a été «fabriquée et assemblée par XYZ» s’avère insuffisante pour prouver l’usage de la marque XYZ parce qu’on désigne ici l’entité qui opère sous la raison sociale « XYZ » et non la MC du même nom) ;
• présence d’une supposée marque en fait à des fins ornementales ou décoratives (l’inclusion de motifs sur des assiettes, par exemple, pourra être considéré comme visant premièrement à embellir le produit, plutôt qu’identifier de quel manufacturier émanent ces assiettes) ;
• utilisation d’une marque ou d’une mention à des fins descriptives, pour décrire les caractéristiques du produit, etc. ;
• inclusion d’une marque ou d’une mention visant à indiquer l’origine des biens ou des services ;
• usage secondaire d’une marque, en complément à une autre marque (ce type d’usage pourra constituer un usage pour fins de contrefaçon mais ne constituera généralement pas un usage aux fins de déterminer si la marque en question est toujours utilisée au Canada).

• selon ce que le droit canadien considère un usage valide d’une marque

Le droit canadien (tout comme le droit américain d’ailleurs) possède des règles relativement précises quant à ce que l’on peut considérer, en droit, comme « l’usage » d’une MC. Par conséquent, même si une entreprise a affiché en pratique une MC pendant une longue période, cela ne veut pas dire qu’elle sera en mesure de prouver un « usage » en bonne et due forme le temps venu, par exemple en cas de litige, d’opposition ou de procédure de radiation. Il faut donc être conscient du fait qu’utiliser une MC n’équivaut pas nécessairement à l’employer au sens du droit des marques de commerce.

En effet, la loi, la réglementation et la jurisprudence canadienne considèrent que seules certaines formes d’utilisation d’une MC par une entreprise se qualifient d’usage à proprement parler. Tout dépendant de si l’on traite de produits ou de services, il y a en effet une définition précise en droit de ce que c’est d’employer une MC.

De façon générale, la définition juridique canadienne de l’usage d’une MC requiert tout d’abord que l’usage soit un usage réel, dans le marché canadien, et non une fausse utilisation n’ayant en définitive pour seul but que l’enregistrement de la marque. C’est ce à quoi l’on réfère lorsque l’on dit que l’usage de la marque doit être un usage de bonne foi, par opposition à un usage factice. Si une entreprise fait une vente de marchandise à une personne, par année par exemple, pour être en mesure de prouver l’usage de sa marque le temps venu, une telle transaction sera généralement considérée comme ne se qualifiant pas de véritable usage, puisque le seul but de la transaction est d’obtenir (ou de maintenir) l’enregistrement en question. L’usage d’une marque doit donc être un véritable usage de la MC et non un simple subterfuge.

Pour ce qui est des services, le droit canadien considère généralement qu’il y aura usage d’une MC si (et seulement si) :

• la MC est affichée ou autrement employée ;
• dans l’exécution, l’annonce ou la publicité des services en question ;
• de façon visible pour le public (et les clients en particulier) ;
• dans un contexte à caractère commercial (ne suffisent donc pas : une prestation de service pour une œuvre caritative, par exemple) ;
• d’une façon qui bénéficie aux clients.

Pour ce qui est des biens, le droit canadien considère généralement qu’il y aura usage d’une MC si (et seulement si) :

• la marque du manufacturier (en d’autres mots, on ne peut pas simplement apposer sa propre marque sur les produits d’un autre manufacturier ; un prétendu usage d’une marque alors que les biens portent déjà une autre marque s’avère aussi problématique) ;
• est associée de près à la marchandise : la marque doit soit a) avoir été apposée sur la marchandise, b) avoir été apposée sur l’emballage, ou c) avoir été autrement associée intimement à la marchandise lors de son achat (pensons à un présentoir de vente qui affiche la marque sur l’étalage en magasin, par exemple, ou encore à une mention sur un site Web transactionnel dans le cas d’une vente en ligne par catalogue) ;
• la marque est visible pour l’acheteur lors de la transaction (une marque qui s’avère cachée ou non-visible pour le consommateur au moment de la transaction ne constituera normalement pas ce que l’on qualifie d’un usage de la MC, ce qui pourra s’avérer problématique si l’on traite de composantes, par exemple) ;
• il y a eu vente de la marchandise (donc émission d’une facture) ;
• la vente est faite soit :

-par le détenteur de la marque; ou

-son licencié dûment autorisé (pourvu cependant que l’on puisse prouver que le détenteur de la MC contrôle la nature et la qualité des marchandises et(ou) des services en question); ou

-une filiale, un agent ou un distributeur (pourvu cependant que celui-ci l’ait acheté du détenteur de la MC et en ait obtenu la possession en sol canadien);

• par l’entremise d’une véritable transaction commerciale (ne suffisent donc pas : une simple distribution gratuite de matériel promotionnel, ni une donation à une œuvre caritative, ni une pseudo-transaction concoctée dans le simple but d’enregistrer la MC) ;

• dans les faits, il y a aussi eu transfert de propriété de la marchandise en question à l’acheteur (ce transfert dépend des conditions de ventes, selon l’usage ou l’entente avec chaque acheteur) ;

• au Canada

L’usage pour être valide du point de vue du droit des marques de commerce doit se produire «au Canada», d’une façon ou d’une autre. Idéalement, le scénario le moins problématique a trait à une vente de produit (ou une prestation de services) qui s’effectue en sol canadien, par une entreprise canadienne, à un consommateur canadien. La réalité offrira cependant une foule de scénarios dont les paramètres diffèrent de ce scénario idéal et dont plusieurs peuvent néanmoins se qualifier « d’usage » valide.

L’emploi d’une MC par une vente, une annonce ou une prestation à un consommateur canadien s’avère peut-être le cas le plus fréquent de façon de démontrer l’emploi au Canada.

Une MC relative à des services sera généralement considérée employée lorsque la prestation de services s’effectue (ou est disponible) au Canada. Le fait que le détenteur opère au Canada pourra donc de facto souvent suffire à démontrer l’emploi d’une MC en sol canadien.

Dans le cas de l’exportation de marchandise, de façon exceptionnelle, on pourra qualifier d’usage « au Canada » un usage par lequel la MC est apposée sur les produits lorsqu’ils sont exportés du Canada vers un tiers résidant à l’étranger. Par contre, le fait d’exporter ses propres produits vers l’étranger pour les y vendre ne se qualifie pas d’exportation susceptible d’invoquer l’exception d’usage par exportation mentionnée ci-devant.

• telle que déposée et sans variation

La réalité commerciale veut que les détenteurs de MC fassent fréquemment évoluer leur marque afin de s’adapter aux changements du marché ou simplement de demeurer au goût du jour. Bien qu’une telle pratique soit louable d’un point de vue commercial, en droit de tels changements peuvent souvent mener à des problèmes liés à la forme de la marque qui a été originalement enregistrée.

En principe, une MC déposée doit être utilisée telle qu’enregistrée, sans variation, ni modification, ni ajout, ni retrait. Si la marque a été l’objet d’une variation au fil du temps, il est ainsi très possible que, techniquement, la marque déposée à l’origine ne soit plus employé. Lorsque cela se produit, la marque originale peut alors faire l’objet d’une radiation parce qu’abandonnée par son détenteur au fil des variations de celle-ci.

En pratique, le détenteur dispose néanmoins d’une certaine latitude mais doit limiter les variations de ce genre, au risque de courir à l’invalidation de sa marque enregistrée. Le critère de base à ce sujet est que la MC doit demeurer reconnaissable pour la personne moyenne et ne pas perdre ce qui constitue son « identité », ni ses caractéristiques dominantes. En définitive, le test applicable s’avère relativement subjectif, en se fondant sur l’impression que la MC fait sur le consommateur moyen.

Les types de variations suivants peuvent ainsi s’avérer problématique, selon les circonstances exactes de chaque cas :

• la séparation d’une MC textuelle en deux mots alors qu’elle était originalement présentée en un seul, ou l’inverse ;
• l’inversion des mots d’une marque (par ex., « LEE RIDERS » par opposition à « RIDERS and LEE ») ;
• l’ajout d’un (ou plusieurs) mot(s) avant, après, au dessus ou au dessous du texte original de la MC (la façon d’afficher et l’espacement des éléments ainsi ajoutés par rapport à la marque s’avèrent alors cruciaux pour évaluer dans quel mesure la marque originale perd ou non son identité ou est employée) ;
• inversement, la présentation d’une supposée MC comme composante d’une plus grande marque ou comme qualifiant une autre marque qui apparaît comme la marque principale (par ex., la marque « CLASSIC » a été refusée parce qu’utilisée simplement comme une composante du logo « COCA-COLA CLASSIC », ne formant ainsi pas une marque distincte dans l’œil du consommateur moyen) ;
• l’intégration d’éléments figuratifs dans la MC elle-même alors que la marque déposée ne comprend pas de tel éléments (on parle alors d’une marque de combinaison) ;
• l’ajout d’éléments figuratifs ou décoratifs trop près de la marque, d’une façon qui donne l’impression que la MC employée comprend en fait l’élément en question ;
• l’évolution d’un dessin ou d’un logo en variant la disposition des éléments qui le composent (par ex., en déplaçant l’élément figuratif de la droite du texte l’accompagnant à sa gauche) ;
• l’évolution d’un dessin ou d’un logo en variant la façon dont l’élément central est présenté (par ex., en passant d’un personnage stationnaire à un personnage qui marche) ;
• l’omission ou le retrait de mots ou de composantes de la MC originale (par ex., l’usage de la marque « LA CRÈME » n’est pas suffisant pour prétendre que l’on emploi la marque « LA CRÈME DU YOGOURT ») ;
• l’emploi des mots d’une marque déposée sous forme de dessin, sans l’emploi des éléments figuratifs.

Il existe donc un risque, à chaque variation d’une MC, que la marque originale cesse ainsi d’exister dans l’œil du consommateur, pouvant ainsi mener à la perte des droits du détenteur sur sa MC enregistrée. Tout détenteur devrait modifier ses MC avec prudence et, au besoin, voir à déposer de nouvelles demandes d’enregistrement.

• en rapport avec tous les produits et services en association avec lesquels elle a été déposée

Bien qu’une demande d’enregistrement puisse couvrir une liste étendue de produits et services, il est important de comprendre que tous ceux qui seraient énumérés dans la demande doivent être employés pour obtenir un enregistrement valide. De plus, tout type de bien ou de service qui cesserait d’être employé pendant toute période de trois (3) années consécutives devient susceptible de radiation à cause du non-emploi de la marque.

Si jamais il s’avère nécessaire de prouver l’emploi d’une MC, il est important d’être en mesure de démontrer (avec déclaration assermentée et preuves documentaires à l’appui) que la marque apparaît effectivement sur tous les types spécifiques de biens/services dont il était question dans la demande originale. La façon de désigner les biens et services dans la demande originale s’avéreront donc d’une grande importance, dans la mesure où on pourra ensuite être appelé à prouver l’emploi de la MC avec chaque type d’item précis énuméré. Par exemple, l’usage de la MC en rapport avec des pâtes sera radié si en fait le détenteur de la marque ne peut prouver l’usage qu’en rapport avec des sauces, fussent-elles des sauces pour les pâtes. De façon similaire, l’enregistrement en rapport avec des spaghettis pourra être radié si le détenteur de la MC ne peut démontrer que des vente de macaronis, etc.

• de manière à être en mesure de prouver l’usage en question (d’une façon que le Bureau des marques considère acceptable)

• selon la (les) date(s) déclarée(s) et, au minimum, à l’intérieur de toute période de trois (3) ans

Le requérant qui dépose une demande d’enregistrement devrait être en mesure de fournir les preuves de l’usage de sa MC aux dates qui ont été déclarées dans sa demande. Si la demande présentée fixe une date précise de premier emploi (par ex., « le 1er janvier 2009 »), le détenteur devra se montrer capable de démontrer des ventes effectuées cette journée même. Si, alternativement, le requérant a déposé sa demande en se basant sur une date du style « au moins aussi tôt que… », alors il devra être en mesure de démontrer des ventes à un certain point au courant de la période précédant cette date. On le conçoit, la date de premier emploi peut donc s’avérer problématique si jamais l’enregistrement éventuel était remis en question, puisqu’une fausse déclaration quant au début de l’emploi d’une MC pourra mener à l’invalidation de l’enregistrement en ayant résulté.

De la même façon, tout détenteur d’une MC qui a été enregistrée doit être en mesure de démontrer l’usage de sa marque au cours de toute période de trois (3) ans, à défaut de quoi la marque pourra être sujette à sa radiation du registre. Lorsqu’un conflit survient entre le détenteur d’une MC enregistrée et un tiers au sujet des marques, la première arme du tiers en question sera souvent d’attaquer l’enregistrement en alléguant que la marque n’a pas été employé au cours des trois années précédentes. Lorsqu’une telle procédure de radiation est entreprise, le détenteur de la marque devra prouver son usage (conformément à ce qui précède), sous peine de voir son enregistrement radié.

Dans une telle situation, le détenteur de la MC devra prouver l’emploi de la MC en rapport avec tous les types de biens et services en question, ne serait-ce qu’à raison d’une transaction ou d’une instance pour chaque type de marchandises ou de services.