Remarquez …

Ce qui suit est une introduction au droit des marques de commerce (« MC »), sous la forme d’une foire aux questions :

Qu’est-ce qu’une marque de commerce ?

Une marque de commerce est un élément (habituellement visuel) qui permet d’identifier qu’elle est l’entreprise responsable de la production d’un bien ou d’un service. À la base, en effet, une marque de commerce (en anglais « trademark » ou « trade-mark » ) est une marque qui permet à un consommateur d’un certain type de produit de connaitre la provenance du produit; entre d’autres mots, de savoir quelle entreprise a fabriqué le produit spécifique auquel il est confronté ou qu’il considère acheter. La raison de l’existence de la marque de commerce est donc d’identifier l’origine d’un produit, à savoir son fabriquant ou son producteur, ou du moins l’entreprise qui est responsable ultimement pour sa production. Ceci vaut dailleurs autant pour les produits, que pour les services. Dans un cas comme dans l’autre, au Canada on parlera d’une «marque de commerce». La force d’une marque s’évalue selon un continuum qui va selon une échelle comprenant (des plus fortes aux plus faibles) :

• les marque créatives, complètement inventées (afin de servir de marque de commerce) ;
• les marques arbitraires (sans aucun rapport avec les biens ou services visés) ;
• les marques suggestives (suggérant certains aspects des produits ou services visés) ;
• les marques composées de noms ou d’éléments purement génériques (qui décrivent les biens ou services).

Quelles formes peuvent avoir les marques de commerce ?

En pratique, une marque de commerce peut prendre la forme d’un mot, de lettres (par ex., un acronyme), d’une phrase, d’un slogan, d’un nom (par ex., un sigle), d’un logo, d’un dessin ou d’une image, d’un élément « décoratif » (d’un vêtement, par exemple), d’un numéro de téléphone, de la forme d’un produit ou d’une combinaison de tels éléments. (Techniquement, une marque pourra aussi prendre d’autres formes plus inhabituelles – voir la section intitulée « Formes de marques non-traditionnelles » à ce sujet.) Des exemples typiques de marques de commerce bien connues, comprennent : la marque McDonald’s (en association avec des restaurants), la marque Ford (en association avec des voitures), le logo « swoosh » de Nike (notamment en association avec des souliers), le logo multicolor du site Google (notamment en association avec de services de moteur de recherche sur Internet), etc.

En droit, une marque de commerce peut être soit déposée (c’est-à-dire dûment enregistrée) ou non. Dans ce deuxième cas, on la décrira alors comme une « marque d’usage » (en anglais « common law trademark », par opposition à une marque qui a été déposée en bonne et due forme). En Amérique du nord, contrairement à la plupart des juridictions dans le monde, une marque jouit d’une certaine protection, et ce, même si elle n’est pas déposée, pourvu cependant qu’elle ait été réellement « employée » dans une région donnée. Une marque déposée s’avère par contre beaucoup plus forte et confère à son détenteur toute une série d’avantages dont la marque d’usage est privée. Par conséquent, toute entreprise qui se respecte devrait voir à déposer ses marques principales auprès du gouvernement canadien, afin de se voir conférer l’exclusivité de leur utilisation à la grandeur du pays.

Quels sont les types de marques de commerce reconnus au Canada ?

La Loi sur les marques de commerce reconnaît plusieurs types de marques, à savoir :

• les marques de commerce (le cas typique pour ce qui intéresse les entreprises) ;
• les signes distinctifs ;
• les marques de certification ;
• les marques officielles ;
• les marques olympiques et para-olympiques ; et
• les indications géographiques.

Formes de marques non-traditionnelles

Bien qu’une marque de commerce soit traditionnellement composée de mots ou d’images, la créativité des entreprises incite de plus en plus le droit à reconnaitre d’autres types d’éléments (que ceux énumérés ci-haut) comme pouvant tenir le rôle de marques de commerce. Parmi ceux-ci, on peut penser aux odeurs, aux indicatifs sonores, aux couleurs (et ensemble de couleurs), aux hologrammes, aux animations, etc. Cela dit, bien qu’en pratique ce genre d’éléments puissent jouer le rôle d’indicateurs de la source des biens en question (c.f. le rôle fondamental d’une marque), ils peuvent cependant s’avérer difficile (voir impossible) à enregistrer au Canada, pour l’instant du moins. Certaines juridictions commencent à faire une place à ce genre de marques mais leur dépôt sera souvent plus difficile que pour une marque d’une forme plus « traditionnelle ». En pratique, les entreprises canadiennes qui prétendent détenir des droits de la nature d’une marque de commerce quant à un élément « non-traditionnel » devront souvent se retrancher sur le concept de la marque d’usage, à défaut de pouvoir enregistrer un tel élément à titre de marque de commerce.

Qu’est-ce qu’une bonne marque de commerce ?

Le critère de base à appliquer pour savoir si un élément peut être considéré une « marque de commerce » en bonne et due forme, est de savoir si cet élément s’avère approprié pour distinguer les biens ou les services du producteur en question.  En gros, il faut se demander si le consommateur moyen comprendra, en voyant la supposée « marque de commerce », que sa présence (sur l’emballage, par exemple) vise à indiquer aux acheteurs potentiels que ce produit a été produit par tel ou tel manufacturier. Si oui, il y a de fortes chances que l’on soit bien en présence d’une marque de commerce.

Par opposition, une marque qui n’est en fait qu’un élément fonctionnel n’est pas appropriée pour distinguer les biens de tel ou tel manufacturier, car elle n’est partie du produit qu’en raison de ce qu’elle change quant au fonctionnement ou à l’usage de celui-ci. Autre exemple : une marque qui se limite à employer un ou des mots qui décrivent simplement de façon générique les produits dont il est question, ne sera généralement pas jugée appropriée pour jouer le rôle d’une marque de commerce, étant donné qu’en la voyant, le consommateur moyen pensera généralement que le but de sa présence sur l’emballage, est simplement d’en décrire le contenu (et non-pas d’identifier le manufacturier de ce produit). Bref, il faut pour qu’une supposée marque soit considérée une « marque de commerce » qu’elle puisse indiquer à un acheteur potentiel que c’est bien telle entreprise qui se cache derrière la fabrication de ce produit ou la prestation de ce service. À défaut, il ne s’agit pas (juridiquement) d’une marque de commerce. À titre d’illustration, la marque PETITS PAINS CHAUDS s’avérera, il faut l’avouer, un bien piètre choix pour une nouvelle marque devant être appliquée à des produits de boulangerie. On comprendra néanmoins que la même marque pourra s’avérer, au contraire, un choix intéressant et viable (du point de vue des marques de commerce), si elle doit être associée à des produits qui n’ont rien à voir avec du pain.

Par définition, il faut aussi (et certains diront, surtout) que la marque soit distinctive des produits et services d’une seule entreprise.  Par conséquent, si une expression est communément utilisée par une foule d’entreprise, il y a fort à parier que cette expression pourra très difficilement, à elle seule, tenir le rôle de marque de commerce (à moins d’y associer d’autres éléments). En principe, une seule entreprise doit utiliser une marque donnée, dans la région en question, en rapport avec le genre de marchandises ou de services dont il est question.  Il s’agit là de l’un des principes fondamentaux du droit des marques.

Que faut-il éviter dans une marque de commerce?

Au Canada, une marque de commerce ne doit pas :

• porter à confusion avec la marque d’un tiers, particulièrement si celle-ci est déposée ;
• être (clairement) descriptive de la nature, de la qualité, de l’origine, de date de production ou des caractéristiques du type de biens ou de services visés (ou des conditions de leur production ou identité, ou de l’endroit d’origine de ceux qui les produisent) ;
• donner une description qui s’avère fausse de la nature ou des caractéristiques du type de biens ou de services visés ;
• inclure l’image d’un individu toujours en vie (ou décédé depuis peu) ;
• trop ressembler à une indication géographique (pour de l’alcool) ;
• trop ressembler à une marque officielle ;
• contenir le nom d’une plante protégé par le droit canadien ;
• contenir un élément (une image par exemple) qui s’avère scandaleux, immoral ou obscène ;
• reproduire les armoiries, sigles ou drapeaux gouvernementaux ou autrement être de nature à insinuer que l’entreprise est parrainée ou contrôlée par le gouvernement ; ni
• reproduire l’un des logos de la Croix-Rouge.

Que peut-on faire pour débarrasser le Registre d’une marque qui nous cause problème?

La Loi sur les marques de commerce comporte un article (l’art. 45) qui prévoit une façon de faire radier une marque qui aurait été abandonnée depuis quelques années, élaguant ainsi le contenu du Registre. La procédure en vertu de l’art. 45 est une procédure sommaire et administrative, qui permet d’obtenir à (relativement) peu de frais la radiation du Registre des marque d’une marque qui n’a pas été utilisée depuis au moins trois (3) ans.

À noter que le Registraire dispose d’une certaine part de discrétion et pourra rejeter la demande d’emblé si, par exemple, elle est frivole ou vexatoire ou qu’elle survient moins de trois (3) ans après une autre demande du même genre, et ce, que son auteur ait été la même personne ou non.

S’il juge que la demande en vertu de l’art. 45 est en règle, le Registraire avisera le détenteur de la marque visée qu’il a trois (3) mois pour faire la preuve qu’il a employé cette marque, quant à tous les biens et services visés dans l’enregistrement, au courant des trois (3) années précédentes. Cette preuve se fera habituellement sous forme d’affidavit ou de « déclaration solennelle » (aussi appelée « déclaration assermentée »). La déclaration du détenteur (ou de son représentant) doit énoncer suffisamment de faits et ne pas se contenter d’affirmer que oui la marque a été employée.

Si le détenteur (ou son cessionnaire ou son licencié) n’a pas employé la marque, il devra faire preuve de « circonstances spéciales » acceptables pour éviter la radiation de sa marque. Le registraire prendra généralement en considération trois (3) critères pour juger de l’existence ou non de « circonstances spéciales » justifiant le défaut d’emploi de la marque, à savoir [pour citer l’énoncé] :

1. la période de temps pendant laquelle la marque de commerce n’a pas été employée ;
2. si les raisons expliquant le défaut d’emploi relevaient de circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire ; et
3. s’il existe une intention sérieuse de reprendre à brève échéance l’emploi de la marque de commerce.

En marge de l’art. 45, il existe également une autre procédure, plus formelle (cf. de nature judiciaire), en vertu de l’art. 57 de la Loi, par laquelle on peut tenter de faire radier une marque de commerce en se basant sur des considérations liées à sa validité, comme par exemple en invoquant des questions relatives à sa propriété, son caractère distinctif ou l’insuffisance de son usage par le détenteur. Contrairement à la procédure sommaire en vertu de l’art. 45, celle qu’encadre l’art. 57 doit être prise de façon judiciaire, devant la Cour fédérale du Canada. Ce type de recours s’avère donc passablement plus coûteux, en temps et en énergie, que la procédure sommaire sous l’art. 45.

*Les marques de commerce énumérées ci-haut sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.