La Cour fédérale rendait le 10 juin dernier une décision en matière de marques de commerce et, plus précisément, une décision en matière de radiation de marque, dans la décision JAG Flocomponents N.A. c. Archmetal Industries Corporation, 2010 FC 627.
Cette affaire voit s’opposer des entreprises du groupe JAG Flocomponents (« JAG ») à la sociétés Archmetal Industries Corporation (« Archmetal »), entre autres, ainsi que certains ressortissants chinois liés (directement et indirectement) à cette dernière. Pour nos fins, ce litige vise la radiation de la marque FUSION au Canada, telle qu’enregistrée en 2006, sous le numéro TMA 662,598, en association avec des valves industrielles, sur la base d’un usage allégué depuis 2002 par Archmetal.
L’affaire en question débute lorsque les parties mettent un terme à leur collaboration quant à la mise en marché et la vente de produits fabriqués en Chine (théoriquement) par la société mère d’Archmetal, une société nommée Fortune Manufacturing Co., Ltd. (« Fortune »). On met ainsi fin à une pratique par laquelle Archmetal importait (théoriquement) les produits avant de les mettre à la disposition de JAG pour revente à des clients éventuels au Canada.
Au début 2002, Fortune, Archmetal et JAG signent une entente par laquelle JAG convenait de recevoir la marchandise, sujet à la rétention du droit de propriété sur cette marchandise par le vendeur jusqu’au moment de la vente aux clients. Fait intéressant, l’entente mentionne au passage que tous les droits de PI liés aux produits seront détenus en copropriété par les parties. Ce détail reviendra plus tard hanter les parties.
JAG décide ensuite de créer une nouvelle marque afin de remplacer la marque FORTUNE utilisée jusque là sur les produits en question, pour leur vente au Canada. Le propriétaire de JAG conçoit ainsi la marque FUSION, incluant la forme qu’on donnera au mot, en l’affichant dans une police (une fonte) particulière (« Bauhaus 93 »). Il semble, selon la preuve, qu’Archmetal ne pouvait ignorer la création de cette nouvelle marque par son partenaire d’affaires et qu’elle ne s’est opposée en aucun temps à sa création ou son apposition sur ses produits. JAG créé d’ailleurs à cette époque un catalogue affichant la marque FUSION, ainsi que les noms et logos de JAG et d’Archmetal.
Une première vente de marchandise FUSION serait survenue de JAG à un client canadien nommé Medfield, en août 2002. Selon JAG, ce serait là sa première vente de produits FUSION au Canada. Quoi qu’il en soit, les deux parties mettent séparément en marché les produits FUSION, notamment par leur présence à des foires commerciales au cours de l’automne 2002.
Au printemps suivant, Fortune et Archmetal mettent en branle le processus visant à obtenir l’enregistrement de la marque FUSION, au Canada et aux États-Unis, et ce, à l’insu de JAG. JAG dépose d’ailleurs à son tour une demande après celle d’Archmetal, en 2003, alors que la relation se détériore puis prend fin.
Suite à la fin de la relation entre les deux groupes d’entreprises, Archmetal s’oppose à la demande d’enregistrement déposée par JAG au Canada (évidemment), mettant alors en preuve certains de documents échangés entre les parties, par voie d’un affidavit du principal dirigeant d’Archmetal (M. Chen). Fait critique, dans cet affidavit, M. Chen présente l’entente des parties de 2002 et le catalogue produit conjointement par celles-ci mais, et c’est là que le bât blesse, en omettant stratégiquement les portions des deux documents qui semblent indiquer l’existence et la présence de JAG dans l’équation et sa proximité à la marque FUSION. On fait notamment défaut de parler de la clause de 2002 à l’effet que les droits de PI seraient propriété commune des parties, etc. On l’imagine facilement, l’effet du témoignage écrit de M. Chen aura pour effet de convaincre le tribunal des oppositions de rejeter la demande de JAG, en maintenant plutôt le droit d’Archmetal à l’enregistrement de « sa » marque.
Voilà la trame de faits soujacente à l’affaire qui se présente quelques années plus tard devant la Cour fédérale (après une autre affaires entre les parties dont la décision finale laissait de côté la question de la PI relative à cet aventure) et qui nous intéresse aujourd’hui.
Une fois saisie de l’affaire dont il est maintenant question, la cour fédérale souligne que les faits en l’espèce donnent ouverture à une série de raisons pour lesquelles l’enregistrement de la marque FUSION pourrait être radié du registre canadien. Du point de vue des marques, le dossier des parties est, vous le constater, pour le moins boiteux.
Les points saillants du jugement sont les suivants:
- L’enregistrement s’avère invalide en vertu de l’art. 18 de la Loi, notamment compte tenu de la création de la marque par JAG (sans protestations de la part d’Archmetal, ni de sa société mère) et l’entente des parties de détenir la marque en copropriété. Au Canada, le caractère distinctif d’une marque est généralement détruit par sa propriété et son utilisation par deux entités séparées, comme chacun le sait. Le tribunal conclu donc que « FUSION has been “poisoned” as a viable mark ». Devant l’utilisation de tels termes par le juge, cela augure mal pour les parties!
- L’emploi de la marque au Canada est survenu dès qu’il y a eu vente de la marchandise au Canada mais alors, seulement au profit du fabriquant et non au profit de JAG, au sens du bénéfice de l’emploi dont il est question. JAG n’agissait que comme importateur ou comme agent du propriétaire original des biens (Fortune, dans ce cas-ci) et non, comme JAG le prétendait, comme détentrice de la marque. D’ailleurs, la prétendue « vente » sur laquelle reposait l’emploi de la marque dont parle la demande n’est pas véritablement une vente puisque la livraison à JAG s’est faite sur la base d’une consignation, en réservant la propriété de la marchandise à Fortune. Pas de transfert de propriété, pas de vente et surtout pas au bénéfice de JAG (qui ne détenait les biens qu’au nom du manufacturier), le temps de transférer ceux-ci au client éventuel – caveat venditor!.
- JAG ne peut pas non-plus prétendre être celle qui a droit à la marque pour elle seule, compte tenu de l’entente déclarant qu’elle sera copropriétaire.
- Le tribunal rejette aussi la preuve de la vente à Medfield en août 2002 et donc, d’un emploi de la marque FUSION qui pré-daterait celui de l’autre partie.
- Le fait que la marchandise a semble-t-il été fabriquée par un tiers, sans que Fortune ni sa filiale Archmetal ne contrôle la nature et la qualité de la marchandise permet de conclure à la perte (l’absence?) du caractère distinctif de la marque.
- Les fausses représentations et/ou les omissions du requérant (Archmetal) dans sa demande quant à la propriété de la marque et son emploi à la date déclarée sont importants (« material ») et doivent mener à l’invalidation de l’enregistrement de la marque. D’ailleurs, le tribunal note que chacune des deux parties s’est adonnée à ce genre de fausses représentations.
On comprendra aisément que le tribunal ordonne la radiation de la marque FUSION au terme de ce litige.
En définitive, cette affaire démontre (entre autre) le danger de collaborer de trop près avec une autre entreprise quant à une nouvelle marque, particulièrement quand les parties tentent d’éviter le point majeur de contention dans leurs discussions initiales, en s’entendant pour détenir une marque en copropriété. Comme toujours, la clé de voûte de la santé juridique d’une marque demeure la notion de contrôle, concept difficile à réconcilier avec le détention en commun d’une marque.
Lire la décision (en anglais).
Fait intéressant, le nom de domaine en jeux ici avait été enregistré par l’intimé plus de six mois avant la constitution (l’incorporation) du plaignant en tant que société et, il va sans dire, des mois avant que cette société ne commence à réellement employer le nom Family Honda en rapport avec son entreprise. L’explication de cette anticipation résiderait dans l’annonce et l’affichage public, en décembre 2006, qu’un concessionnaire « Family Honda » ouvrirait prochainement ses portes dans cette région.
