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La Cour fédérale nous rappelle que certains changements et variations quant une marque demeurent permis dans le temps, même si l’idéal est de toujours demeurer constant.

Dans l’affaire Loro Piana S.P.A. c. Canadian Council of Professional Engineers, 2009 FC 1095 (CanLII), 2009-10-27, la Cour fédéral était saisie d’un appel de la décision du Registraire de retrancher d’un enregistrement la plupart des marchandises originalement visée (suite à une action en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce) par l’état déclaratif d’une demande d’enregistrement.

Le logotype ING. LORO PIANA & C (pertinent dans cette affaire) a été enregistrée il y a une quinzaine d’années, en rapport avec « Yarns and threads; fabrics; clothing, namely jackets, coats, skirts, trousers, cloaks, mantles, overcoats and knitted vests, scarves, mufflers, shawls and gloves ». Le logotype dont il est question est le suivant:

En 2007, un tiers dépose une requête en vertu de l’article 45 de la loi, à l’effet que la marque en question n’était plus employée (telle qu’enregistrée) en rapport avec tous les types de marchandises énumérés dans la demande initiale. En réponse, la détentrice de la marque dépose alors en preuve un affidavit par lequel son représentant affirme que l’entreprise fabrique et vend bel et bien «ready-to-wear and tailor-made clothing for men, women and children» (à savoir des vêtements prêt à porter). Par contre, malgré cette preuve, le Registraire ne croit pas que la marque soit toujours employée, du moins pas en rapport avec la plupart des marchandises originalement visée. Le Registraire voyant une dichotomie entre l’énumération originale et celle de l’affidavit, consent à supprimer de l’enregistrement toute les marchandises (sauf «fabrics»).

La détentrice de la marque porte alors la décision en appel, ce qui, conformément au paragraphe 56(5) de la Loi, lui permet de déposer un nouvel affidavit et de factures démontrant l’usage continu de sa marque, par l’apposition d’étiquettes (portant le logotype en question) sur sa gamme de vêtements, entre 2004 et 2006. C’est ainsi que la Cour fédérale en vient à statuer, en octobre 2009 ,quant à l’usage continu de cette marque au Canada (sauf en ce qui a trait au «threads»), en donnant cette fois raison à la détentrice. Oui, selon le tribunal, la marque est toujours employée quant à la majorité des marchandises énumérées dans l’enregistrement original.

Afin d’en venir à cette conclusion, le tribunal se base sur un nouvel affidavit qui (eut-il été soumis au Registraire) aurait sans doute changé son avis (dixit la Cour fédérale). Dans cette nouvelle preuve en effet, la détentrice démontre que sa marque est utilisée sur les étiquettes de «jackets, coats, skirts, trousers, cloaks, mantles, overcoats, scarves, mufflers, shawls and gloves». Or, la Cour fédérale rappelle que l’on peut, même en présence d’un vocabulaire différent dans la preuve d’usage, comprendre que l’on est en fait en présence des même types de marchandises visés par la demande originale.

En l’occurrence, le tribunal se dit prêt ici à voir comme synonymes les termes suivants: «pants» et «trousers», «blazers» et «coats», «capes» et «cloaks», «mantles, stoles» et «mufflers», «vests» et «knitted vests». Le tribunal considère d’ailleurs que les items «sweaters, blouses, pullovers and shirts» énumérés sur les factures soumises en preuve représente, quant à elles, la catégorie des «clothing» dont parle l’enregistrement. Par conséquent, suite à l’appel, l’enregistrement de la marque de commerce est maintenue quant à presque tous les types de marchandises énumérées dans la demande de 1994.

Fait intéressant, le tribunal examine également dans cette affaire la question de la variation (ou la « déviation ») de l’apparence de la marque. C’est que la marque utilisée selon la preuve comportait non-seulement le dessin original, mais aussi les mots  «FABRIC MADE IN ITALY» en dessous. Une telle différence était-elle suffisante pour faire perdre à la marque son identité?

Selon la Cour fédérale dans cette affaire, dans les faits, l’ajout des mots en question ne suffisait par pour conclure que l’on était en présence d’une nouvelle marque, puisque ceux-ci étaient séparés et présentés dans une fonte (police) différente et plus petite que celle des mots d’origine (ING. LORO PIANA & C). Conclusion, le consommateur moyen ne percevrait pas les mots «FABRIC MADE IN ITALY» comme faisant partie de la marque. La marque telle qu’employée correspondait donc, en droit, à la marque telle que déposée à l’origine.

En résumé, cette affaire constitue donc une illustration du fait que :

• une certaine déviation linguistique dans la façon d’identifier la marchandise (dans la preuve d’usage) est permise, pourvu que, dans les faits, les types de biens ainsi décrits soient bel et bien les mêmes;
• Une certaine variation de l’apparence d’une marque peut s’avérer acceptable, pourvu que la déviation visuelle soit légère et qu’il soit probable qu’une personne moyenne confrontée à la marque ainsi modifiée ne soit pas sous l’impression que le matériel ajouté fasse en fait partie de la marque elle-même.

Cette affaire réglée (sous réserve d’un appel éventuel), on serait maintenant en droit de se demander si le passage à ce qui semble constituer le nouveau logotype de l’entreprise en question (qu’on peut voir à droite sur le site Web de la maison-mère) serait aussi vu comme l’usage du logo déposée au Canada en 1994. Il est certainement permis d’en douter.

Lire l’arrêt de la Cour fédérale (en anglais).