Dans une décision qui ne surprendra pas les praticiens de marques de commerce, un arbitre nommé en vertu de la politique de PRD de l’ACEI rendait récemment une décision contre le constructeur automobile Toyota, relativement au nom de domaine scion.ca.
L’affaire en question débute en 2002 alors que Toyota commence à annoncer son prochain véhicule à l’allure peu orthodoxe, aux États-Unis. L’entreprise lance alors sa machine promotionnelle pour mousser les ventes de son prochain véhicule au sud de la frontière. Au printemps suivant, un entrepreneur canadien enregistre le nom de domaine .ca correspondant au nom du nouveau véhicule, comptant sans doute sur les revenus qu’il pourra tirer des requêtes d’internautes relativement à cette nouvelle marque du constructeur Toyota.
Suite à l’institution de procédures en vertu de la politique de l’ACEI, le détenteur du nom de domaine décide de ne pas même daigner répondre aux procédures qui lui sont signifiées. Cela devrait laisser le champs libre à Toyota pour faire transférer le nom de domaine en question, penserez-vous ? Pas si vite, de dire l’arbitre!
Particularité de cette affaire à laquelle se bute bientôt Toyota : on ne peut démontrer d’enregistrement pertinent à la date clé du 4 mars 2003 ; il faut donc se retrancher sur une marque d’usage si on veut espérer obtenir le transfert du nom de domaine en question.
Malheureusement pour elle, Toyota fait défaut de démontrer des ventes qui remonteraient à 2002-2003, ce qui force l’arbitre à conclure que le plaignant n’avait pas l’intérêt requis pour avoir gain de cause. Toyota ne vendait pas à cette date de véhicule au Canada, donc difficile de conclure que l’entreprise avait déjà des droits quant à cette marque de commerce à l’époque. Toyota ne parvient d’ailleurs pas non-plus à prouver l’emploi de sa marque en rapport avec des services (d’entretien notamment) ce qui clos le dossier. Pas de droit quant à la marque à la date clé, pas de recours en vertu de la PRD de l’ACEI et le détenteur actuel du nom de domaine peut donc conserver « son » nom de domaine.
Cette décision vient donc nous rappeler que si une marque n’est pas déjà enregistrée à la date d’enregistrement du nom de domaine (qu’on veut reprendre par une procédure intentée en vertu de la PRD), vaut mieux être en mesure de prouver des ventes au Canada (ou à tout le moins l’exportation vers l’étranger) à cette date. À défaut, le recours en question pourrait bien s’avérer voué à l’échec. Il s’agit donc là d’une autre illustration de l’importance de déposer dès que possible sa marque de commerce, et ce, même si le lancement du produit peut tarder.
Lire la décision (en anglais).
