La Cour fédérale rendait dernièrement une décision confirmant comme valide, l’emploi d’une marque par un sous-licencié (détenant son droit d’usage non-pas du propriétaire de la marque mais bien d’un licencié). Dans sa décision, la Cour fédérale vient maintenir la validité de l’enregistrement de la marque MOTO MIRROR &dessin, malgré le fait que ni le détenteur, ni son licencié n’aient eux-mêmes employé la marque dans les trois années précédentes.
Dans la décision Tucumcari Aero, Inc. c. Cassels, Brock & Blackwell LLP, 2010 FC 267, la Cour fédérale vient en effet statuer sur la radiation d’une marque en vertu de l’art. 45 de la Loi, à cause d’un défaut de l’employer d’une façon (et surtout par une personne) qui nous permette de conclure qu’il y avait toujours ici “emploi” au sens de la Loi. Un affidavit présenté en preuve démontrait ici qu’il y avait eu emploi de la marque, mais par une entité qui détienait son droit de ce faire du licencié (et non directement par le détenteur de la marque). Le tribunal déclare d’ailleurs que le texte de la licence n’a pas nécessairement à conféré au licencié le droit expresse d’accorder une sous-licence, ce qui a de quoi en faire sourciller plusieurs.
Cette décision vient aussi préciser qu’aucun langage particulier n’est requis pour être considéré comme conservant suffisamment de contrôle sur la nature et la qualité des marchandises. L’important s’avère d’être que la “chaine de contrôle de qualité” soit préservée. Ainsi, si les mécanismes permettant de contrôler l’emploi de la marque existent par l’entente, sous une forme ou une autre, alors on sera généralement dans une situation où l’emploi de la marque peut bénéficier au détenteur (entre autres pour éviter une radiation en vertu de l’art. 45). À ce sujet, le tribunal note au passage l’importance qu’un droit d’inspection peut avoir, afin de conclure au degré de contrôle requis.
En pratique, on comprendra qu’il pourra s’avérer important de prévoir systématiquement dans un contrat de licence le droit (ou non) d’octroyer des sous-licences. À défaut, un tribunal éventuel pourrait, comme c’est le cas ici, prétendre que ce droit était implicite (tout dépendant du texte de l’entente évidemment). Quoi qu’il en soit, même si on a pas prévu un tel droit noir sur blanc, ce jugement de la Cour fédéral indique qu’on pourra éventuellement néanmoins tenter de démontrer l’existence d’une sous-licence.
Cette décisi0n confirme donc qu’au Canada (comme dans plusieurs autres juridictions), l’emploi d’une marque même par une entité qui n’est pas directement reliée au détenteur de la marque, peut s’avérer correcte et propice à être considéré comme un véritable “emploi” de la marque (notamment pour les fins de l’art. 45). En définitive, cette décision a de quoi rassurer plusieurs entreprises qui se fient sur l’emploi de leur marque pour un sous-licencié. Que ce soit du point de vue du contrôle ou de celui de l’emploi, au besoin, le mécanisme de sous-licence pourra s’avérer approprié pour venir à la rescousse de la validité de la marque.
Lire la décision (en anglais).
