Un arbitre nommé en vertu de la PRD de l’ACEI rendait le 7 mai dernier une décision ordonnant le transfert du nom de domaine legomaniac.ca à la société danoise LEGO Juris A/S.
Un arbitre nommé en vertu de la PRD de l’ACEI rendait le 7 mai dernier une décision ordonnant le transfert du nom de domaine legomaniac.ca à la société danoise LEGO Juris A/S.
Les faits de cette affaire sont prévisibles : l’entreprise étrangère qui possède la marque notoire LEGO constate l’emploi de sa marque de commerce LEGO dans un nom de domaine canadien et dépose une plainte en vertu de la PRD canadienne. Rien de bien remarquable à date. Notons cependant que la marque en question est enregistrée dans quelques 130 pays et au Canada depuis 1957. Le détenteur du nom de domaine (un individu) décide de ne pas répondre à la plainte.
Dans sa décision, l’arbitre semble initialement avoir une certaine difficulté à cerner des éléments qui lui permettrait de conclure à la mauvaise foi du détenteur (aucune offre de vente du nom, pas de portefeuille de noms de domaine reproduisant des marques de tiers, etc.). Qu’à cela ne tienne, l’arbitre cible finalement le caractère notoire de la marque LEGO afin de conclure à la violation de la politique de l’ACEI, puisque l’emploi continu du nom de domaine risque (selon l’arbitre) de perturber l’entreprise du requérant, dont les clients risquent d’être victime de confusion lorsqu’ils recherchent Internet pour trouver le requérant et ses produits. Toujours selon l’arbitre, un consommateur moyen qui trouve le site Web du détenteur risque fort de conclure que ce dernier est associé d’une façon ou d’une autre avec le requérant dans cette affaire.
L’arbitre enfonce finalement le dernier clou dans le cercueil du détenteur, en concluant que l’affichage sur le site Web actuel www.legomaniac.ca de liens sponsorisés, fait du détenteur ni plus ni moins qu’un concurrent du requérant, puisque le détenteur du nom de domaine génère des revenus grâce à l’emploi de la marque LEGO dans ce nom de domaine.
Cette affaire démontre la latitude que donnera au détenteur d’une marque le fait de pouvoir conclure à sa notoriété (une chose relativement rare, somme toute), particulièrement quand vient le temps de discuter de la mauvaise foi du détenteur. La notoriété et le fait que la marque soit un mot complètement inventé pourra aussi permettre, comme c’est le cas ici, d’agir contre un nom de domaine même si plus de la moitié du nom de domaine visé est constitué d’autre chose que la marque de commerce visée (« maniac » vs. « lego »). Notons que le fait que « l’autre chose » ici soit un mot référant à un amateur enthousiaste (un « maniac »), permet intuitivement d’établir un lien avec la marque de commerce, puisque linguistiquement, l’emphase repose sur le premier mot plutôt que sur le contenu qui a été ajouté pour composer le nom de domaine en question.
On notera aussi que l’affichage de liens sponsorisés (et le fait d’ainsi générer des revenus) s’avère aussi, ici, un facteur pertinent à la décision, puisque c’est ce qui permet à l’arbitre de conclure que le détenteur est un « concurrent » du requérant. On comprendre que n’eut été de ce facteur, l’arbitre n’aurait vraisemblablement pas eu en main les éléments nécessaires pour ordonner le transfert.
Lire la décision (en anglais).
