Une décision de PRD venait récemment transférer le nom de domaine sickchildren.ca à un hôpital pour enfants de Toronto, dans une affaire dont les faits s’avèrent plutôt particuliers.
Contrairement à la trame de fait plus habituelle des cas de PRD, le détenteur du nom de domaine dans cette affaire ne semble pas s’avérer être un entrepreneur qui tente de faire des profits par des gestes parasitaires d’une marque de commerce, du moins, pas à la face même du dossier. Le détenteur du nom de domaine dont il est ici question (la Toronto Sick Children Society que nous appellerons ici la « Société ») s’avère plutôt être un organisme sans but lucratif dont le but déclaré est d’effectuer des levées de fonds au bénéfice du requérant dans cette affaire, The Hospital for Sick Children (que nous appellerons ici l’« Hôpital »).
Malgré le but louable de la Société cependant, la preuve dans cette affaire semble démontrer qu’elle n’a pas la permission de l’Hôpital, ni pour recueillir des fonds en son nom, ni pour afficher sur site Web les marques déposées de l’Hôpital (dont SICKKIDS et SICKKIDS THE HOSPITAL FOR SICK CHILDREN). On comprendra qu’il n’en faut pas plus pour mener à des procédures judiciaires, dont l’affaire de PRD qui nous intéresse ici.
L’Hôpital détient plusieurs marques officielles déposées au Canada qui comprennent les mots « Sick » (malade) et « Kids » (enfants). Pour l’arbitre, ces marques posent problème quant à l’emploi du nom de domaine par la Société même si ces marques diffèrent du nom de domaine. Étant donné les activités du détenteur du nom de domaine, les chances de confusion s’avèrent bien réelles. Pour l’arbitre, l’usage du nom de domaine directement en rapport avec le requérant (prétendument pour recueillir des fonds en son nom) permet de conclure qu’il y a confusion probable avec les marques officielles du requérant. Fait intéressant, l’arbitre le prétend même si, à la base, on peut certainement arguer que les deux mots qui composent le nom de domaine « sick » (malade) et « children » (enfants) sont, dans ce contexte, génériques (ou du moins descriptifs dans une grande mesure). L’arbitre semble convaincu par la preuve ici que l’expression « Sick Children » est généralement perçue (en Ontario du moins) comme désignant l’hôpital du requérant.
Concernant la mauvaise foi de la Société, l’arbitre n’a ici aucune difficulté à conclure à celle-ci à cause de l’emploi des marques officielles d’une façon aussi flagrante afin de faire « concurrence » au requérant (par ses activités concurrentes de levée de fonds). Même si la Société recueille officiellement ses fonds pour l’Hôpital, du point de vue de la PRD, on peut néanmoins considérer qu’il y a là une forme de concurrence (on le comprendra, parce qu’un donateur sollicité avec succès par la Société ne redonnera pas à l’Hôpital même).
Fait intéressant, selon l’arbitre l’inclusion par la Société d’une partie seulement de sa dénomination sociale dans le nom de domaine ne lui permet pas de se prévaloir de l’exception contenue dans la PRD relative à son « intérêt légitime » d’employer le nom domaine. (La conclusion à ce sujet aurait vraisemblablement été différente si le nom de domaine avait été torontosickchildrensociety.ca.)
Dans une affaire où l’arbitre semble déterminé à donner raison au requérant, on constate donc que pour gagner sa cause : (a) le nom de domaine visé n’a pas à reproduire textuellement la marque de commerce déposée; et (b) le fait que le nom de domaine comprenne une partie seulement du nom du détenteur ne suffira pas pour lui permettre de prétendre qu’il avait un intérêt légitime à employer le nom de domaine en question (du moins quand la preuve est claire qu’il existe ce qu’on peut qualifier d’une tentative de se faire passer pour le requérant).
Lire la décision de PRD (en anglais).
