Un arbitre nommé en vertu de la PRD de l’ACEI rendait le 25 février dernier une décision quant au nom de domaine americanidol.ca, laquelle transfert ce nom de domaine au producteur de l’émission de télévision américaine AMERICAN IDOL.
Dans cette affaire, la société américaine responsable de l’émission en question parvient à bénéficier de la PRD (malgré qu’elle ne soit pas canadienne), grâce à son enregistrement de marques de commerce au Canada. Grâce à l’enregistrement de la marque de commerce, l’arbitre une fois confronté à un enregistrement de nom de domaine .ca reproduisant la marque peut ordonner le transfert du nom à la société américaine.
Chose étonnante, l’arbitre tient ici compte des enregistrements de marque de commerce, malgré le fait que l’existence du nom de domaine dont il est ici question pré-date l’enregistrement de la marque de plusieurs années (2006 v. 2003). La question de l’existence d’une marque enregistrée s’avère donc pertinente pour des fins de rencontre des critères de présence canadienne, et ce, même si l’enregistrement de la marque est postérieur à l’enregistrement du nom de domaine qui fait l’objet de procédures de PRD. La décision explique en effet (à demi-mot) que, selon la preuve apportée par le requérant, on peut conclure qu’il bénéficie de droits d’usage remontant au début de la diffusion de l’émission en sol canadien, à savoir en juin 2002 (plus de six mois avant l’enregistrement du nom de domaine par l’intimé).
Pour ajouter à son malheur, le détenteur du nom se voit étiqueté ici comme de mauvaise foi (pour fin de l’application de la PRD), parce qu’il a lié le nom de domaine à un site Web de type « pay-per-click » qui liait vers des réseaux et des émissions concurrents du requérant. Il n’en faut pas plus à l’arbitre pour conclure que toutes les conditions sont remplies pour ordonner le transfert du nom.
Cette décision vient une nouvelle fois illustrer l’un des bénéfices de l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada, particulièrement pour les sociétés étrangères qui, à défaut, pourraient ne pas être habilitées à se prévaloir de la PRD canadienne afin de reprendre « leur » nom de domaine qui aurait été enregistré sans droit par un tiers.
