Archives mensuelles : mars 2010

L’Europe tranche finalement en faveur de Google et sa vente de mots-clés

Le journal The New-York Times m’apprenait cette semaine que la Cour de justice de l’Union européenne a finalement tranché à l’endroit de la légitimité du service AdWords de la société Google, particulièrement lorsqu’une marque de commerce est impliquée.

Suite à une action de plusieurs sociétés (dont LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton), le tribunal européen en vient finalement à la conclusion que Google peut valablement vendre des mots-clés, incluant ceux qui comprendraient des marques de commerce de tiers, sujet cependant à certaines restrictions. De façon générale, l’Europe vient donc s’aligner sur le droit nord-américain, lequel semble pencher (bien que de façon équivoque) en faveur de permettre à Google d’inclure, à côté de ses résultats de recherche, des liens sponsorisés (des publicités) dont l’affichage est déclenché par l’emploi de certains mots dans les requêtes des internautes.

La décision vient préciser qu’il pourra évidemment toujours y avoir responsabilité liée à la contrefaçon de marque de commerce si une publicité (placée par l’entremise du service AdWords, par exemple) tendrait à induire les consommateurs en erreur. Si une telle publicité de permet pas de distinguer les biens ou services ainsi annoncés de ceux du détenteur de la marque originale, il est entendu qu’on pourrait toujours considérer qu’il y a contrefaçon. Cependant, mentionnons qu’en vertu de la décision, le responsable de cette contrefaçon s’avérerait être l’annonceur et non Google.

Comme on s’en souviendra, plusieurs détenteurs de marques, face à toute une série de cas d’annonces ciblant visiblement leur marque de commerce ont, depuis quelques années, adopté une stratégie visant d’abord Google (plutôt que les annonceurs eux-mêmes), espérant ainsi fermer la valve à la source. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, ce n’est pas là la solution au problème. En effet, on comprend à la lecture de la décision que Google ne sera pas responsable, pourvu qu’elle retire les annonces de ses annonceurs qui contreferaient les  marques de commerce de tiers, lorsqu’elle avisée d’un problème. De façon générale, ce n’est pas à Google qu’il faudra s’en prendre (à moins d’être en mesure, ce qui s’avère toujours théoriquement possible, de prouver une certain complicité de sa part, par exemple parce qu’elle a permis à un annonceur de cibler et offrir de biens contrefaits).

Suite à cette décision, Google pourrait donc à nouveau permettre ce qu’elle permet en Amérique du nord, à savoir l’achat et la vente de mots-clés qui peuvent comprendre des marques de commerce de tiers. Les annonceurs devraient néanmoins prendra note des explications contenues dans la décision, notamment quant à la façon de présenter un lien sponsorisé de façon à éviter d’encourir une responsabilité liée à l’emploi de marques de tiers européens.

Lire l’article de The New-York Times (en anglais).

Le film de court métrage Logorama gagne un Oscar

En retard dans les nouvelles, j’apprennais ce matin par le blogue Le Petit Musée des marques, que le petit film LOGORAMA (dont on parlait ici il y a quelques semaines) a gagné un Oscar – l’Oscar du meilleur court métrage.

Comme certains s’en souviendront, le film avait disparru du Net quelques heures après sa publication. Content de constater qu’il est non-seulement à nouveau disponible (pour visionnement) mais que ses auteurs français ont aussi été récompensés de leur labeur.  Bravo encore.

Pour regarder le court métrage, d’une durée d’une quizaine de minutes.

Deux Nexus One?

Le quotidienThe Wall Street Journal rapportait récemment que le USPTO vient de rejeter la demande de l’entreprise américaine Google quant à la marque de commerce NEXUS ONE relativement à son nouveau téléphone cellulaire. La décision du bureau des marques américain s’expliquerait par l’existence d’une autre marque NEXUS ONE, visant cette fois des services de partage de bande passante et qui appartiendrait à la société Integra Telecom d’Oregon.

On se souviendra que Google avait lancé son téléphone cellulaire intelligent NEXUS ONE, au début janvier, dans le but avoué de faire concurrence notamment au très populaire iPhone. Malheureusement pour Google, semble que ses agents de marque de commerce n’aient pas repéré l’autre marque (portant pourtant sur des services connexes à la télécommunication) lors de leur recherche de disponibilité du nom du nouveau produit. Google prévoit semble-t-il pour l’instant tenter de contester le refus du USPTO, ce qu’elle devra faire en tentant de justifier pourquoi et comment l’emploi des deux marques identiques ne mènerait pas à de la confusion aux États-Unis.

Quoi qu’il en soit, il s’agit là d’une bonne leçon pour quiconque lance un nouveau produit ou une nouvelle gamme de produits ou de services, par exemple : la première étape avant d’annoncer l’adoption d’une nouvelle marque devrait passer par l’obtention d’une recherche de disponibilité en bonne et due forme, et ce, dans chacune des jurisdictions dans lesquelles on prévoit distribuer ou vendre. On évitera ainsi de dépenser temps et argent sur le lancement d’un produit dont il faut ensuite changer le nom en cours de route.

Lire un article de La Presse à ce sujet.

Jurisprudence de PRD sickchildren.ca : Si vous faites le bien, faites-le mal

Une décision de PRD venait récemment transférer le nom de domaine sickchildren.ca à un hôpital pour enfants de Toronto, dans une affaire dont les faits s’avèrent plutôt particuliers.

Contrairement à la trame de fait plus habituelle des cas de PRD, le détenteur du nom de domaine dans cette affaire ne semble pas s’avérer être un entrepreneur qui tente de faire des profits par des gestes parasitaires d’une marque de commerce, du moins, pas à la face même du dossier. Le détenteur du nom de domaine dont il est ici question (la Toronto Sick Children Society que nous appellerons ici la « Société ») s’avère plutôt être un organisme sans but lucratif dont le but déclaré est d’effectuer des levées de fonds au bénéfice du requérant dans cette affaire, The Hospital for Sick Children (que nous appellerons ici l’« Hôpital »).

Malgré le but louable de la Société cependant, la preuve dans cette affaire semble démontrer qu’elle n’a pas la permission de l’Hôpital, ni pour recueillir des fonds en son nom, ni pour afficher sur site Web les marques déposées de l’Hôpital (dont SICKKIDS et SICKKIDS THE HOSPITAL FOR SICK CHILDREN). On comprendra qu’il n’en faut pas plus pour mener à des procédures judiciaires, dont l’affaire de PRD qui nous intéresse ici.

L’Hôpital détient plusieurs marques officielles déposées au Canada qui comprennent les mots « Sick » (malade) et « Kids » (enfants). Pour l’arbitre, ces marques posent problème quant à l’emploi du nom de domaine par la Société même si ces marques diffèrent du nom de domaine. Étant donné les activités du détenteur du nom de domaine, les chances de confusion s’avèrent bien réelles. Pour l’arbitre, l’usage du nom de domaine directement en rapport avec le requérant (prétendument pour recueillir des fonds en son nom) permet de conclure qu’il y a confusion probable avec les marques officielles du requérant. Fait intéressant, l’arbitre le prétend même si, à la base, on peut certainement arguer que les deux mots qui composent le nom de domaine « sick » (malade) et « children » (enfants) sont, dans ce contexte, génériques (ou du moins descriptifs dans une grande mesure). L’arbitre semble convaincu par la preuve ici que l’expression « Sick Children » est généralement perçue (en Ontario du moins) comme désignant l’hôpital du requérant.

Concernant la mauvaise foi de la Société, l’arbitre n’a ici aucune difficulté à conclure à celle-ci à cause de l’emploi des marques officielles d’une façon aussi flagrante afin de faire « concurrence » au requérant (par ses activités concurrentes de levée de fonds). Même si la Société recueille officiellement ses fonds pour l’Hôpital, du point de vue de la PRD, on peut néanmoins considérer qu’il y a là une forme de concurrence (on le comprendra, parce qu’un donateur sollicité avec succès par la Société ne redonnera pas à l’Hôpital même).

Fait intéressant, selon l’arbitre l’inclusion par la Société d’une partie seulement de sa dénomination sociale dans le nom de domaine ne lui permet pas de se prévaloir de l’exception contenue dans la PRD relative à son « intérêt légitime » d’employer le nom domaine. (La conclusion à ce sujet aurait vraisemblablement été différente si le nom de domaine avait été torontosickchildrensociety.ca.)

Dans une affaire où l’arbitre semble déterminé à donner raison au requérant, on constate donc que pour gagner sa cause : (a) le nom de domaine visé n’a pas à reproduire textuellement la marque de commerce déposée; et (b) le fait que le nom de domaine comprenne une partie seulement du nom du détenteur ne suffira pas pour lui  permettre de prétendre qu’il avait un intérêt légitime à employer le nom de domaine en question (du moins quand la preuve est claire qu’il existe ce qu’on peut qualifier d’une tentative de se faire passer pour le requérant).

Lire la décision de PRD (en anglais).

Jurisprudence de PRD americanidol.ca: Tu ne feras pas d’idole

Un arbitre nommé en vertu de la PRD de l’ACEI rendait le 25 février dernier une décision quant au nom de domaine americanidol.ca, laquelle transfert ce nom de domaine au producteur de l’émission de télévision américaine AMERICAN IDOL.

Dans cette affaire, la société américaine responsable de l’émission en question parvient à bénéficier de la PRD (malgré qu’elle ne soit pas canadienne), grâce à son enregistrement  de marques de commerce au Canada. Grâce à l’enregistrement de la marque de commerce, l’arbitre une fois confronté à un enregistrement de nom de domaine .ca reproduisant la marque peut ordonner le transfert du nom à la société américaine.

Chose étonnante, l’arbitre tient ici compte des enregistrements de marque de commerce, malgré le fait que l’existence du nom de domaine dont il est ici question pré-date l’enregistrement de la marque de plusieurs années (2006 v. 2003). La question de l’existence d’une marque enregistrée s’avère donc pertinente pour des fins de rencontre des critères de présence canadienne, et ce, même si l’enregistrement de la marque est postérieur à l’enregistrement du nom de domaine qui fait l’objet de procédures de PRD. La décision explique en effet (à demi-mot) que, selon la preuve apportée par le requérant, on peut conclure qu’il bénéficie de droits d’usage remontant au début de la diffusion de l’émission en sol canadien, à savoir en juin 2002 (plus de six mois avant l’enregistrement du nom de domaine par l’intimé).

Pour ajouter à son malheur, le détenteur du nom se voit étiqueté ici comme de mauvaise foi (pour fin de l’application de la PRD), parce qu’il a lié le nom de domaine à un site Web de type « pay-per-click » qui liait vers des réseaux et des émissions concurrents du requérant. Il n’en faut pas plus à l’arbitre pour conclure que toutes les conditions sont remplies pour ordonner le transfert du nom.

Cette décision vient une nouvelle fois illustrer l’un des bénéfices de l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada, particulièrement pour les sociétés étrangères qui, à défaut, pourraient ne pas être habilitées à se prévaloir de la PRD canadienne afin de reprendre « leur » nom de domaine qui aurait été enregistré sans droit par un tiers.

Jurisprudence VIBETRAIN: Parce que tous les mots du dictionnaire ne sont pas égaux

Une décision récente de la Cour fédérale, dans l’affaire Vibe Media Group LLC c. Lewis Craig Trading as VIBETRAIN (2010 FC 214), vient renverser le refus d’une opposition à la marque VIBETRAIN à cause de sa confusion probable avec la marque VIBE.

Cette affaire est soumise à la Cour fédérale suite au refus d’une opposition logée par la société Vibe Ventures LLC contre la demande d’enregistrement de la marque VIBETRAIN, en rapport avec des marchandises et services liés à la musique et la culture. Le motif principal de l’opposition en question a trait à la marque VIBE, enregistrée par l’appelante en rapport avec la publication d’un magasine traitant de culture populaire et de musique.

Au stade de l’opposition, la Commission des oppositions estime que le mot anglais “vibe” n’est pas en soi distinctif alors que, par contraste, la marque VIBETRAIN résulte de la concaténation de deux mots afin d’en former un troisième sans signification apparente, ce qui fait une grande différence sur l’impression que fait cette seconde marque dans l’esprit de la personne moyenne. La Commission refuse donc l’opposition étant donné que, selon elle, le chevauchement des produits et services dont on est en présence se limite aux magazines, si bien que le consommateur moyen ne serait pas susceptible d ‘assumer que VIBETRAIN soit liée à VIBE et sa détentrice.

Comme c’est souvent le cas, la Cour fédérale obtient le bénéfice de preuves additionnelles soumise par l’appelante, cette fois entre autres concernant le sens du mot “vibe”. Le tribunal constate par cette preuve que le sens à donner au mot en question ne n’avère pas aussi claire que la preuve semblait l’indiquer au stade de l’opposition, puisque plusieurs dictionnaires anglais ne contiennent pas de définition du mot “vibe”. La langue étant en constante évolution, des mots peuvent être créés et acquérir un nouveau sens au fil du temps ou des contextes, ce qui ne signifie pas qu’une marque soit nécessairement dénuée de tout caractère distinctif parce qu’elle se limite à l’un d’eux. Ici, par exemple, le mot VIBE possède un certain sens issue d’un mot de slang (argot), visiblement en phase d’intégration dans le language accepté. Dans ce genre de contexte, il s’avère faux de dire qu’une marque s’avère peu distinctive, encore faut-il regarder depuis quand elle est employée et dans quelle mesure.

L’appelant démontre aussi par sa preuve que son emploi continu de la marque VIBE a créé une grande réputation pour cette marque au Canada, laquelle réputation existait au moment du dépôt de la demande quant à VIBETRAIN. L’appelante soumet également de la preuve indiquant qu’il n’existe aucun autre magazine dont le titre débute par le mot “VIBE”. Le caractère distinctif de la marque VIBE n’est pas aussi faible que semble l’indiquer la décision de première instance.

Le tribunal conclue d’ailleurs que les produits et services des deux marques en présence se chevauchent et, de plus, que les canaux de distribution des produits et services en questions sont essentiellement les même, concernant la musique, le divertissement et la culture. Ce faisant, la Cour fédérale se doit re reconsidérer la question de la confusion entre les deux marques. Puisque l’emploi des deux marques mènerait vraisemblablement à une certaine confusion du public, l’appel est accueilli et la marque VIBETRAIN refusée pour enregistrement.

Lire la décision de la Cour fédérale (en anglais).

Jurisprudence CANNABIS CULTURE SHOP : Quand deux mots placés au début d’une marque font écran (de fumée)

La Cour fédérale rendait dernièrement jugement dans une affaire de marques de commerce, dans sa décision Friendly Stranger Corporation c. Avalon Sunsplash Ltd., 2010 FC 180. Cette décision porte sur un appel du refus du Registraire de permettre l’enregistrement de trois marques du requérant (dont CANNABIS CULTURE SHOP), toutes trois relatives à des produits et services liés au chanvre et au cannabis, suite à l’opposition de l’éditeur du magazine Cannabis Culture.

Au stade de l’opposition, le Registraire remarque qu’il semble y avoir eu emploi contemporain des marques en question, et ce, dans le même marché de consommateurs (sans mauvais jeux de mots), jetant ainsi un doute sur le droit d’enregistrer les marques incluant CANNABIS CULTURE SHOP, ainsi qu’une version débutant par les mots « FRIENDLY STRANGER ».

Au stade de l’appel devant la Cour fédérale, Friendly Stranger présente de nouvelles preuves, conformément au paragraphe (5) de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi »).  Cette nouvelle preuve cependant ne convainc pas la Cour fédérale (bien qu’elle démontre un certain achalandage avant la date de publication) qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en question. Pour la Cour fédérale, compte tenu du faible caractère distinctif du mot « SHOP », la marque CANNABIS CULTURE SHOP ne peut être vue comme se distinguant réellement de la marque CANNABIS CULTURE. Puisque les conclusions de faits du Registraire s’avèrent raisonnables et que la nouvelle preuve n’aurait vraisemblablement pas affectée celles-ci, la décision doit demeurer. Ce faisant, les demandes quant aux marques CANNABIS CULTURE SHOP doivent échouer.

La Cour fédérale en vient cependant à une conclusion différente quant à la marque FRIENDLY STRANGER CANABIS CULTURE SHOP (sous forme de logo), puisqu’on constate à l’examen de la nouvelle preuve, que l’emploi par l’appelant met l’emphase sur les mots « FRIENDLY STRANGER ». L’emploi d’une police (fonte) distinctive afin d’écrire ces mots dans le logotype permet en effet d’ajouter une certaine mesure de « caractère distinctif » à cette marque. Le tribunal prend aussi note du fait que la preuve démontre que les deux parties opèrent dans deux marchés géographiques distincts (Toronto c. Vancouver) et qu’elles utilisent des noms de domaines très différents, afin de conclure qu’il n’y a pas ici réellement risque de confusion.

Le tribunal souligne ici, conformément aux enseignements de l’arrêt United Artists Corp c. Pink Panther Beauty Corp., [1998] F.C.J. No. 441, que la confusion dont parle l’art. 6 de la Loi n’est pas à propos du risque de confusion entre deux marques, mais plutôt du risque de confusion quant à l’origine des biens/services en présence.

En l’occurrence, puisque la nouvelle preuve présentée ici aurait vraisemblablement affecté la décision du Registraire sur cette question, sa décision de se voir renversée. La marque FRIENDLY STRANGER CANABIS CULTURE SHOP (sous forme de dessin) pourra donc être enregistrée.

Lire la décision de la Cour fédérale (en anglais).