L’ACEI vient de publier une décision de PRD impliquant le nom de la plus récente version du produit de Microsoft, Windows 7. Sans grande surprise, la décision d’un arbitre nommé en vertu de la Politique de règlement de différents applicable aux noms de domaine .ca vient ordonner le transfert du nom de domaine, et ce, même si techniquement Microsoft ne possède pas d’enregistrement canadien quant à la marque Windows 7.
Cette affaire débute en février 2007, lorsque commence à circuler sur Internet l’information quant au fait que la prochaine mouture du système d’exploitation Windows serait nommé « Windows 7 ». (Microsoft briserait ainsi avec sa pratique des dernières années en fait d’identification des versions de son système d’exploitation, revenant à la pratique d’identifier les versions subséquentes à l’aide d’un chiffre (par ex., 3.1).
Un internaute nommé Liang Guo enregistre quelques mois plus tard le nom de domaine windows7.ca auprès de l’ACEI, nom qu’il lie bientôt à un site pornographique. S’en suivent des discussions (inévitables vous direz) entre le détenteur du nom de domaine et Microsoft, dans le cadre desquelles M. Guo offre de vendre le nom de domaine en échange de la somme de 10 000 $. Pas très surprenant dans ce genre de circonstances qu’on aboutisse aujourd’hui à une décision de PRD.
Dans sa décision, l’arbitre donne finalement raison à Microsoft, particulièrement compte tenu du fait que WINDOWS s’avère être une marque désormais notoire, enregistrée par Microsoft depuis 1996. L’arbitre fait ici fit de la différence existant entre la marque telle qu’enregistrée (WINDOWS) et le nom domaine visée (WINDOWS7). Pour ce faire, l’arbitre cite l’affaire de PRD Seiko Epson Corporation, réitérant le principe que l’ajout de texte descriptif ou non-descriptif à une marque pour constituer un nom de domaine n’empêche pas que l’on considère probable la confusion entre ce nom et une marque de commerce. (Ici, Microsoft met en preuve le fait que le fait de nommer les versions subséquentes d’un produit par un chiffre s’avère une pratique courante de l’industrie du logiciel.)
L’offre de vendre le nom à Microsoft pour une somme dépassant largement les coûts d’enregistrement, joint à la nature publique de l’information quant au choix du nom de produit WINDOWS 7 (au moment de l’enregistrement du nom de domaine), permet aisément à l’arbitre dans cette affaire de conclure à la mauvaise foi du détenteur et donc, d’ordonner le transfert du nom à Microsoft.
Cette décision confirme que des différences entre un nom de domaine et une marque ne seront pas nécessairement fatales au dossier du détenteur d’une marque (pour fins de PRD), particulièrement si le propriétaire de la marque de commerce peut démontrer que le(s) mot(s) ajouté(s) constitue(nt) des mots de nature descriptive ou dont le choix peut être expliqué directement en rapport avec leur choix pour désigner le produit (ou le service) en question. Cette décision sera sans citée à l’avenir dans des cas de PRD où un nom de domaine reproduit une marque enregistrée en y adjoignant le nom d’une mouture particulière du produit en question ou un mot de nature descriptive (désignant, par exemple, diverses versions ou variantes du même produit). Si le détenteur possède une marque enregistrée, cela pourrait très bien suffire.
Lire la décision de PRD (en anglais).
