Remarquez …

Entrée de janvier 2010

Le Canada avec cap sur Madrid?

08/01/2010 · Laisser un commentaire

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC ») amorçait plus tôt cette semaine une nouvelle consultation publique quant à la possibilité qui s’offre au Canada d’adhérer à deux traités internationaux touchant le droit des marques de commerce. En effet, selon le communiqué de l’OPIC, le Canada considère à nouveau adhérer au Protocole de Madrid et au Traité de Singapour, possibilités quant auxquelles le gouvernement aimerait obtenir l’opinion du public canadien.

On se souviendra que le Protocole de Madrid est un traité qui encadre un processus d’enregistrement dit « international », permettant aux entreprise de déposer leurs marques de commerce dans une multitude de pays (jusqu’à soixante-dix-neuf, à l’heure actuelle) par un seul dépôt. Il s’agira souvent là d’une façon efficace de protéger une marque à l’international, évitant du fait même de devoir déposer pays par pays (ce qui s’avère très coûteux dans les faits). On comprendra que l’impossibilité pour les canadiens à l’heure actuelle de se prévaloir du Protocole de Madrid place les entreprises canadiennes en position de désavantage, par rapport aux entreprises issues de pays ayant eux adhéré à ce traité. On s’en doute, l’adhésion au Protocole de Madrid aurait un impact significatif sur le droit canadien, lequel devrait être modifié de plusieurs façons afin d’accéder au groupe des pays membres. En fait, le cas échéant, l’adhésion à ce traité pourrait bien s’avérer générateur des plus gros changements du droit des marques au Canada depuis le milieu de vingtième siècle.

Le Traité de Singapour quant à lui se veut un outil d’uniformisation du droit des marques des pays membres. Ce traité vient en effet dicter certaines normes minimales que doit rencontrer le droit (et les procédures) régissant les marques de commerce issues des pays membres. Ce traité édicte par exemple des règles communes quant à des éléments tels l’enregistrement, les licences de marques, les sursis obligatoires suite à l’exécution de certains actes de procédure, etc. Ce Traité traite également de certains nouveaux types de marque, dont les marques hologrammes, les marques de position, les marques sonores et les marques olfactives, des types de marques que le droit canadien ne reconnait pas à l’heure actuelle.

On s’en doute, l’adhésion éventuelle du Canada à un ou l’autre des traités dont il est ici question pourrait avoir des effets drastiques sur le droit des marques au Canada, lequel accuse un retard important sur le droit de nombreux pays, selon plus d’un.

La consultation de l’OPIC était amorcée au début de cette semaine et se poursuivra jusqu’au 15 mars 2010, laquelle pourrait très bien mener (à moyen terme) à l’adhésion du Canada à l’un ou l’autre des traités dont il est ici question. De grands changements du droit canadien des marques seraient-ils à l’horizon ? À suivre…

Lire le document d’introduction à la consultation de l’OPIC.

Catégories : Protocole de Madrid · Traité de Singapour · Traités internationaux
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Résultats de la consultation de l’ACEI concernant sa politique WHOIS

08/01/2010 · Commentaires fermés

L’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) publiant tout récemment les résultats de la consultation publique à laquelle elle s’adonnait à l’automne, concernant sa politique en matière de confidentialité du service WHOIS (à savoir le répertoire de renseignements publics concernant les noms de domaine .ca et leurs détenteurs).

La dernière mouture de la politique de l’ACEI en matière de vie privée remonte déjà à juin 2008, laquelle cache dorénavant les renseignements personnels des détenteurs de noms de domaine. L’ACEI consultait dernièrement le public, afin de déterminer si la nouvelle politique convenait ou devait être ajustée.

Dans son rapport, l’ACEI rapporte en somme que, selon les conclusions qu’elle tire de l’exercice, la communauté des usagers semble dans l’ensemble satisfaite de la politique telle qu’elle existe maintenant. Le rapport semble en effet indiquer que la plupart des usagers sont satisfaits (ou indifférents) quant aux changements de 2008. Cela dit, il est clair à la lecture du rapport que nonobstant l’indifférence générale de la communauté, certains croient la politique trop permissive, alors que d’autres voient dans celle-ci une forme exagérée de protection des renseignements de détenteurs de noms de domaine.

À la lecture du rapport, difficile de penser que l’ACEI tirera une conclusion autre que la politique actuelle doit demeurée telle quelle (en gros) puisque qu’elle en laisse plusieurs indifférents et qu’elle déplait aux autres en égales mesures. Possible que des changements mineurs soient envisagés mais peu probable que l’ACEI repense son approche en matière de vie privée et du service WHOIS.

Lire les résultats de la consultation de l’ACEI.

Catégories : Internet · Noms de domaine · WHOIS

Évolution en image de cinquante logotypes notoires

07/01/2010 · Commentaires fermés

Le blogue Richworks compilait récemment une revue de l’évolution d’une cinquantaine de logotypes bien connus, au fil du temps. L’article traite des raisons et de la manière dont ces logos ont été modifiés avec les années pour parvenir à ce qu’ils sont aujourd’hui. L’article traite de marques noitoires telles Audi, IBM, Apple, Shell, Boeing, Starbucks, etc.

En droit, on peut considérer, au survol de l’article (et surtout de ses images), comment le droit des marques traiterait la déviation progressive des marques de commerce en question et à quel point on pourrait prétendre que la marque originale n’est plus employée (en droit toujours). Bien que certains dessins demeurent essentiellement inchangés avec le temps (par ex., le logo de SONY), certains changent du tout au tout au cours des années. Une marque après tout, comme l’entreprise qui la possède doit évoluer avec le marché c’est certain, mais aussi avec des considérations subjectives comme la mode, les tendances, l’esthétique dominante, etc.

Il va sans dire qu’à chaque nouvelle version ou mouture d’un logotype, le détenteur de la marque de commerce qui y est associée aura intérêt à déposer une nouvelle demande pour couvrir la nouvelle incarnation de sa marque. À défaut, des années plus tard, une fois qu’un problème survient, le détenteur pourrait être confronté à une marque enregistrée qui ne lui est plus d’aucun secours puisque basée sur un dessin qui n’est plus employé en réalité.

Lire (et surtout voir) l’article de Richworks (en anglais).

Catégories : Logotypes
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Décision de PRD hasbro.ca: Grâce à une marque déposée, c’est un jeu d’enfant

06/01/2010 · Commentaires fermés

L’ACEI publiait récemment une décision de PRD concernant le nom de domaine hasbro.ca, dans laquelle le géant de l’industrie du jeux (pour toute la famille) Hasbro inc. (détenteur de marques telles MONOPOLY, TRIVIAL PURSUIT, PLAY DOH, etc.) parvient, sans grande surprise, à reprendre le nom de domaine incorporant sa raison sociale et sa marque maison HASBRO.

L’entreprise américaine Hasbro possède plusieurs marques de commerce HASBRO enregistrées, ce qui lui permet aisément de rencontrer les critères de présence canadienne et de se prévaloir de la PRD dans cette affaire. L’arbitre note d’ailleurs au passage que non-seulement la marque est-elle enregistrée, mais qu’elle est constituée à la base d’un mot inventé employé de façon soutenue depuis plus de cinquante ans, lui conférant le statut de marque largement reconnue, voir même notoire. Il va sans dire que le nom de domaine dont il est ici question peut être considéré identique à la marque HASBRO pour les fins d’application de la Politique.

Le détenteur du nom de domaine s’est contenté de laisser le nom de domaine référer à la page par défaut (« parking page ») de son registraire. L’une des questions qui se pose ici est donc de savoir si le requérant dans cette affaire peut valablement invoquer comme indiquant de la mauvaise foi le fait que la page par défaut en question contient de la publicité et(ou) des liens sponsorisés à des produits du requérant ainsi qu’à des produits et services concurrents à ceux d’Hasbro inc. L’arbitre conclura ici que oui, puisque, selon lui, tout détenteur de nom de domaine doit être présumé responsable du contenu de la page Web affichée par l’entremise de son nom de domaine, fusse-t-elle même une page par défaut («  parking page ») du registraire. Après tout, c’est le détenteur d’un nom de domaine qui en a le contrôle et qui peut, en tout temps, changer le contenu associé à son nom de domaine. Un détenteur de nom de domaine ne peut donc s’immuniser (contre une procédure intentée en vertu de la PRD) en prétendant que des liens sponsorisés (ou produisant des revenus issus des clics d’internautes) sont l’œuvre de son registraire ou son hébergeur.

D’ailleurs, dans l’affaire hasbro.ca, le fait que le détenteur du nom de domaine utilise plusieurs noms de domaines (dont hasbro.ca) pour opérer des sites Web dérivant leurs revenus de publicités (notamment liées aux produits du plaignant) n’est pas étranger non-plus à la décision de l’arbitre, puisqu’en vertu de la jurisprudence en matière de PRD, il s’agit là de gestes concurrentiels qui laisse présumer de la mauvaise foi du détenteur.

En définitive, cette décision constitue une illustration de plus des avantages de voir à enregistrer ses marques de commerce au Canada, à fortiori si l’on est une entreprise étrangère.

Lire la décision de PRD (en anglais).

Catégories : Marques notoires · Noms de domaine · PRD (CDRP)

Jurisprudence quant à la marque CASTILLO : Gueule de bois pour Jose Cuervo

05/01/2010 · Commentaires fermés

Dans l’affaire récente Jose Cuervo S.A. de C.V. c. Bacardi & Company Limited (2009 FC 1166), la société mexicaine Jose Cuervo conteste devant la Cour fédérale la radiation de sa marque de commerce CASTILLO (en vertu de l’art. 45 de la Loi sur les marques de commerce) à cause de son défaut de l’employer au Canada au cours des trois dernières années.

Suite à un avis en vertu de l’art. 45 (daté du 26 octobre 2005), les dernières ventes que Jose Cuervo parvient à démontrer remontent à novembre 1999. En l’occurrence aucune vente dans le cours normal des affaires ne peut être démontrée au cours de la période cruciale, soit entre octobre 2002 et octobre 2005. En temps normal, cela devrait résulter dans la radiation de la marque, à moins de circonstances atténuantes (justifiant le défaut).

En l’occurrence, Jose Cuervo met en preuve que la nouvelle incarnation de sa marque CASTILLO sur laquelle elle travaille depuis mai 2002 devait adjoindre à cette marque la marque COHIBA (appartenant à un tiers quant à des produits d’alcool). Cependant, cette nouvelle version de la marque fait alors l’objet d’une contestation féroce du détenteur de la marque COHIBA (en association avec des cigars), obligeant Jose Cuervo à mettre un frein à ses efforts de promotion de sa nouvelle incarnation de la marque CASTILLO, notamment au Canada.

Le Registraire des marques de commerce conclue que, conformément à la décision Scott Paper Ltd., cette raison pour ne pas avoir employé la marque n’est pas suffisante pour sauvegarder l’enregistrement canadien (l’intention de recommencer l’emploi ne suffit pas). Un délai de courte durée pourrait être excusable dans de telles circonstances, mais pas un délai de six ans. En l’espèce, la décision de Jose Cuervo de ne pas employer sa marque au Canada était une décision de stratégie et donc volontaire. Pour le Registraire, une telle décision n’excuse pas le défaut d’employer sa marque.

Au niveau de l’appel de la décision du Registraire, Jose Cuervo met en preuve de nouvelles ventes effectuées en août 2008. La Cour fédéral conclue cependant que malgré cette nouvelle preuve, la décision originale du Registraire n’aurait pas été différente eut-elle même considéré cette nouvelle preuve, compte tenu notamment des dates en jeux.

Fait intéressant, c’est la seconde fois que Jose Cuervo doit défendre cette marque contre une allégation de défaut d’emploi, chose qu’elle était parvenue à faire avec succès, il y a une quinzaine d’années, en démontrant une vente d’une quarantaine de caisses de rhum. La Cour fédérale d’appel avait alors donné raison à Jose Cuervo, en la mettant cependant en garde qu’en temps normal, une seule transaction de vente (même d’une quarantaine de caisses de produits) ne sera normalement pas adéquate pour démontrer un emploi d’une ampleur suffisante pour sauvegarder un enregistrement contre une attaque en vertu de l’art. 45.

Des années plus tard, la Cour fédérale reviendra d’ailleurs sur cet avertissement dans sa décision de 2009, en déterminant que la seule transaction d’août 2008 n’aurait rien changé à la donne, même si la preuve en avait été faite devant le Registraire. Une vente en 1994, une autre en 1999 puis une en 2008 ne suffisent pas pour considérer que la marque CASTILLO est encore employée dans le cours normale des affaires au Canada. Ce faisant, la Cour fédérale se contente donc de respecter la décision originale du Registraire de radier la marque.

Cette décision vient donc confirmer une fois de plus que la détenteurs de marques de commerce ont avantage à faire ce qu’il faut pour employer correctement et de façon continue leurs marques, à défaut de quoi des tiers pourront attaquer et faire radier l’enregistrement de celle-ci.

Lire la décision de la Cour fédérale (en anglais).

Catégories : Cour fédérale · Non-usage · Radiation · Registraire

Décision de PRD familyhonda.ca: Papa a raison (sociale) mais peut-il le prouver?

04/01/2010 · Commentaires fermés

Les arbitres nommés par l’ACEI rendaient le 14 décembre dernier une décision dans une affaire concernant le nom de domaine familyhonda.ca. Dans cette décision, le panel d’arbitres devait étudier la plainte non-pas du fabriquant d’automobiles Honda, mais bien celle d’un concessionnaire ontarien (une société numérique) faisant affaires sous la raison sociale Family Honda (« Family Honda »). Dans cette affaire, Family Honda proteste contre l’enregistrement de sa raison sociale en tant que nom de domaine par un individu résidant en Ontario.

Fait intéressant, le nom de domaine en jeux ici avait été enregistré par l’intimé plus de six mois avant la constitution (l’incorporation) du plaignant en tant que société et, il va sans dire, des mois avant que cette société ne commence à réellement employer le nom Family Honda en rapport avec son entreprise. L’explication de cette anticipation résiderait dans l’annonce et l’affichage public, en décembre 2006, qu’un concessionnaire  « Family Honda » ouvrirait prochainement ses portes dans cette région.

Malgré le fait que l’enregistrement du nom de domaine familyhonda.ca soit concomitant à cette annonce (peut-être même en décembre 2006), le panel ici n’a d’autre choix que de donner raison au détenteur actuel du nom de domaine. En effet, à la date de l’enregistrement du nom de domaine, selon la mince preuve présentée, le plaignant ne pouvait valablement prétendre avoir quelque droit quant à la raison sociale Family Honda, celle-ci n’étant alors que prospective. Rappelons qu’à l’instar d’une marque de commerce d’usage, une entreprise n’acquière de droit quant à une raison sociale qu’en l’employant en rapport avec son entreprise. Or, selon le panel dans cette affaire, le simple affichage de la venue prochaine d’un concessionnaire ne saurait constituer un emploi de la raison sociale en question. On notera au passage que les arbitres ici expriment dans leur décision une certaine frustration quant à la piètre qualité (voir même l’absence totale) de preuve apportée par le plaignant (notamment quant aux dates pertinentes) qui permettrait de conclure qu’il disposait de certains droits au moment de l’enregistrement du nom de domaine par le détenteur. On  sent à la lecture de la décision que la conclusion aurait très bien pu être fort différente si la preuve avait été plus étoffée dont quant à la date à laquelle l’affiche indiquant l’ouverture de concessionnaire avait été rendue publique.

On se doutera d’ailleurs que l’affaire aurait aussi tourné tout autrement si le plaignant avait été (le franchiseur) la société Honda Canada elle-même.

Cette affaire vient donc nous rappeler que lorsqu’une entreprise envisage adopter une nouvelle bannière, une nouvelle marque ou une nouvelle raison sociale, l’un de ses premier réflexe (à défaut de se donner la peine de déposer une marque de commerce) devrait être de voir à enregistrer le nom de domaine .ca correspondant. À défaut, on risque fort d’avoir plus tard de la difficulté à reprendre ce nom de domaine à celui ou celle qui aurait battu l’entreprise de vitesse.

Lire la décision (en anglais).

Catégories : Franchise · Noms de domaine · PRD (CDRP) · Raison sociale
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