Le blogue Trademark Blog rapportait dernièrement une décision américaine intéressante, illustrant les conséquences que peuvent avoir le transfert d’une marque de commerce lorsqu’à la base est elle composée d’un nom propre, par exemple du nom d’un designer. La décision rendue le 12 janvier dernier dans l’affaire JA Apparel Corp. c. Abboud vient baliser comment un ancien détenteur de marque identique à son nom peut (ou non) utiliser son nom pour annoncer ou promouvoir des produits d’une autre marque.
On se rappelle que le droit des marques n’aime généralement pas que l’on prétendre employer un patronyme (un nom, dont un nom de famille) en tant que marque de commerce. Au Canada, par exemple, on pourra obtenir l’enregistrement d’une telle marque, uniquement à condition de pouvoir démontrer qu’à force d’usage, elle est désormais vue pour le consommateur comme une marque plus qu’un nom. À la base donc, ce genre de marque est mal vue par le droit, ce qu’on peut facilement comprendre en regardant des cas comme l’affaire dont il est ici question.
Dans cette affaire, un designer du même nom vend les marques de commerce ABBOUD (en 2000), telles qu’employées jusque là en rapport avec des vêtements. Joseph Abboud lance ensuite une ligne de vêtements (concurrente aux vêtements ABBOUD) qu’il met en marché sous la marque JAZ et dont il fait la promotion en utilisant son propre nom (chose par ailleurs fort normale). Par exemple, on peut alors lire sur l’une des publicités de la gamme JAZ qu’elle est une nouvelle création du designer Joseph Abboud.
On le comprendra, cette situation irrite suffisamment l’acheteur de la marque ABBOUD pour mener à un litige. Dans le cadre de ce dernier, le tribunal sera appelé à trancher quant à ce que le défendeur peut ou non faire avec son propre nom et, dans quelle mesure l’usage de son propre patronyme peut être envisagé comme un « emploi » et(ou) comme « fair use » (un usage équitable). Par exemple, on conviendra qu’en certaines situations, l’emploi du nom a un caractère descriptif, puisqu’il vise uniquement à décrire la réalité du fait que tel individu a conçu telle marchandise. La décision examine en détails quelles utilisations de son nom (mises en preuve) étaient problématiques et lesquelles ne posaient pas problème en droit.
Le tribunal convient en définitive que M. Abboud peut employer son nom, mais ne doit pas le faire d’une façon qui confère à ce nom l’apparence d’une marque de commerce (par exemple, en indiquant son nom sur les étiquettes de produits JAZ). Selon le tribunal, les publicités pour les produits JAZ devraient généralement inclure une explication de l’absence de lien entre M. Abboud et l’entreprise à laquelle il a vendu la marque ABBOUD.
Lire la décision affichée sur le site Scribd (en anglais).
