Dans l’affaire récente Jose Cuervo S.A. de C.V. c. Bacardi & Company Limited (2009 FC 1166), la société mexicaine Jose Cuervo conteste devant la Cour fédérale la radiation de sa marque de commerce CASTILLO (en vertu de l’art. 45 de la Loi sur les marques de commerce) à cause de son défaut de l’employer au Canada au cours des trois dernières années.
Suite à un avis en vertu de l’art. 45 (daté du 26 octobre 2005), les dernières ventes que Jose Cuervo parvient à démontrer remontent à novembre 1999. En l’occurrence aucune vente dans le cours normal des affaires ne peut être démontrée au cours de la période cruciale, soit entre octobre 2002 et octobre 2005. En temps normal, cela devrait résulter dans la radiation de la marque, à moins de circonstances atténuantes (justifiant le défaut).
En l’occurrence, Jose Cuervo met en preuve que la nouvelle incarnation de sa marque CASTILLO sur laquelle elle travaille depuis mai 2002 devait adjoindre à cette marque la marque COHIBA (appartenant à un tiers quant à des produits d’alcool). Cependant, cette nouvelle version de la marque fait alors l’objet d’une contestation féroce du détenteur de la marque COHIBA (en association avec des cigars), obligeant Jose Cuervo à mettre un frein à ses efforts de promotion de sa nouvelle incarnation de la marque CASTILLO, notamment au Canada.
Le Registraire des marques de commerce conclue que, conformément à la décision Scott Paper Ltd., cette raison pour ne pas avoir employé la marque n’est pas suffisante pour sauvegarder l’enregistrement canadien (l’intention de recommencer l’emploi ne suffit pas). Un délai de courte durée pourrait être excusable dans de telles circonstances, mais pas un délai de six ans. En l’espèce, la décision de Jose Cuervo de ne pas employer sa marque au Canada était une décision de stratégie et donc volontaire. Pour le Registraire, une telle décision n’excuse pas le défaut d’employer sa marque.
Au niveau de l’appel de la décision du Registraire, Jose Cuervo met en preuve de nouvelles ventes effectuées en août 2008. La Cour fédéral conclue cependant que malgré cette nouvelle preuve, la décision originale du Registraire n’aurait pas été différente eut-elle même considéré cette nouvelle preuve, compte tenu notamment des dates en jeux.
Fait intéressant, c’est la seconde fois que Jose Cuervo doit défendre cette marque contre une allégation de défaut d’emploi, chose qu’elle était parvenue à faire avec succès, il y a une quinzaine d’années, en démontrant une vente d’une quarantaine de caisses de rhum. La Cour fédérale d’appel avait alors donné raison à Jose Cuervo, en la mettant cependant en garde qu’en temps normal, une seule transaction de vente (même d’une quarantaine de caisses de produits) ne sera normalement pas adéquate pour démontrer un emploi d’une ampleur suffisante pour sauvegarder un enregistrement contre une attaque en vertu de l’art. 45.
Des années plus tard, la Cour fédérale reviendra d’ailleurs sur cet avertissement dans sa décision de 2009, en déterminant que la seule transaction d’août 2008 n’aurait rien changé à la donne, même si la preuve en avait été faite devant le Registraire. Une vente en 1994, une autre en 1999 puis une en 2008 ne suffisent pas pour considérer que la marque CASTILLO est encore employée dans le cours normale des affaires au Canada. Ce faisant, la Cour fédérale se contente donc de respecter la décision originale du Registraire de radier la marque.
Cette décision vient donc confirmer une fois de plus que la détenteurs de marques de commerce ont avantage à faire ce qu’il faut pour employer correctement et de façon continue leurs marques, à défaut de quoi des tiers pourront attaquer et faire radier l’enregistrement de celle-ci.
Lire la décision de la Cour fédérale (en anglais).
