La Cour fédérale rendait dernièrement un jugement dans l’affaire Advance Magazine Publishers v. Wise Gourmet Inc., 2009 FC 1208, concernant l’appel d’une décision en matière d’opposition d’une marque de commerce.
L’aspect crucial de cette décision tourne autour de la norme à appliquer lorsque la Cour fédérale est saisie d’un appel en matière d’opposition (conformément à l’art. 56(5) de la Loi sur les marques de commerce), et ce, particulièrement quant à l’impact que devrait avoir la preuve nouvelle qui serait présentée au stade de l’appel.
La demande pertinente dans cette affaire a trait à la marque WISE GOURMET, en association (entre autres) avec divers produits alimentaires, certaines publications et des services de magasin au détail pour ce genre de produits. L’opposation est déposée en 2004 en se fondant sur la marque GOURMET de l’opposante (en association avec un magazine du même nom) et en alléguant confusion possible entre les deux marques.
Au stade de la décision initiale, la Commission des oppositions conclue qu’il n’y a pas risque de confusion, notamment compte tenu du faible degré de distinctivité inhérente de la marque GOURMET en association avec ce genre de biens et services. La commission base aussi sa décision à ce sujet sur le fait que le premier mot de la marque WISE GOURMET s’avère déterminant afin de distinguer les deux marques en présence. À défaut de preuve d’usage d’ampleur, on ne peut donc conclure que la marque de l’opposante soit reconnue ni très protégée en droit canadien. Cela étant, on est en présence d’une marque qui se distingue de l’autre autant par son apparence, que sa prononciation, que l’idée qu’elle suggère. Pire encore, la preuve démontre l’existence d’au moins 740 livres en vente au Canada, comportant le mot GOURMET comme partie de leur titre, ce qui ne laisse d’autre choix au Registraire que de conclure à la nature relativement descriptive de la marque de l’opposante. Encore une fois, devant une marque faible, chaque différence pourra être prise en compte, ce qui suffit pour rejet l’opposition.
Devant le refus du Registraire, l’opposante porte sa cause en appel auprès de la Cour fédérale, devant laquelle est présente deux affidavits détaillés afin d’étoffer la preuve déjà présentée. L’un d’eux démontre selon la Cour fédérale que la marque de l’opposante fait l’objet de promotion intense depuis 1957, permettant ainsi à la marque d’acquérir une certaine réputation auprès des consommateurs canadiens, contrairement à la conclusion du Registraire en première instance.
Fait intéressant, l’intimé ne participe pas aux procédures devant la Cour fédérale, laissant la cour tirer ses propres conclusions de la nouvelle preuve présentée par l’appelante.
La Cour fédéral réfère à plusieurs arrêts pour cerner la norme à appliquer quant à la façon de décider des questions en appel. Selon la lecture que fait le cour de la jurisprudence (dont l’arrêt Maison Cousin), il serait approrié lorsque la nouvelle preuve est substantielle, de considérer l’appel comme une révision presque complète des questions en litige (donc de droit et de faits) et non-seulement des questions de droit pure, comme c’est habituellement le cas au niveau de l’appel.
[...] where additional evidence is adduced in the Trial Division that would have materially affected the Registrar’s findings of fact or the exercise of his discretion, the Trial Division judge must come to his or her own conclusion as to the correctness of the Registrar’s decision.
Ainsi, bien qu’un tel appel ne créé pas un nouveau procès complet, le juge en appel d’une décision d’opposition pourra décider selon la preuve devant lui à ce moment, sans devoir justifier une conclusion éventuelle différente de celle qu’avait tirée le Registraire en première instance. En l’occurence, la nouvelle preuve démontre maintenant amplement qu’il y a eu emploi étendu de la marque GOURMET (et donc création d’une réputation par rapport à celle-ci), annulant en quelques sortes une partie du raisonnement du Registraire dans cette affaire.
La Cour fédéral appliquant le test énoncé dans l’arrêt Mattel en vient aussi à la conclusion qu’un consommateur empressé pourrait bien confondre les deux marques de commerce en présence, particulièrement compte tenu de la renommée considérable (et donc d’une notoriété propre aquise) de la marque GOURMET, employée depuis des décénies au Canada.
La Cour fédérale vient notamment contredire le Registraire quant à l’aspect déterminant du nom commun GOURMET plutôt que celui de l’adjectif WISE. Comme quoi le premier mot d’une marque ne sera pas toujours déterminant pour fins d’évaluation de la confusion.
En définitive, cette affaire peut servir de rappel aux requérants dont la demande d’enregistrement fait l’objet d’une opposition. Même si le requérant a initialement gagné l’opposition, si il y a contestation devant la Cour fédérale, vaut mieux participer, particulièrment compte tenu du fardeau qu’impose la loi sur le requérant.
Voir le texte du jugement de la Cour fédréale (en anglais).
L’article cite en effet douze marques liées aux technologies qui, bien qu’autrefois parmi les plus en vues, bénéficient aujourd’hui d’une force qui n’est qu’un pâle reflet de ce qu’elle était il y a quelques années. Parmis celles-ci, l’article cite notamment ALTAVISTA, moteur de recherche des premières heures de l’Internet qui, à une certain époque, était presqu’aussi incontournable que GOOGLE ne l’est aujourd’hui. D’autres marques comme COMMODORE, NAPSTER, NETSCAPE et WESTINGHOUSE nous rapellent aussi que même les marques les plus en santé dépendent, pour leur survie, des activités de l’entreprise qui les possèdent. Lorsqu’un produit ou un service est mis au rencart ou boudé par le public ou le marché, rien n’empêchera le déclin de la marque, nonobstant sa notoriété à un certain moment de l’histoire.
