L’entreprise américaine Market Force Information Inc. (« MFI ») se voyait récemment déboutée dans le cadre de procédures intentées en vertu de la Politique de règlement des différends de l’ACEI (la « Politique »). MFI tentait d’obtenir le transfert du nom de domaine shopnchek.ca, enregistré par un prétendu dénommé Joe Smith (possiblement un nom d’emprunt). Bien que le détenteur du nom de domaine n’a pas répondu à la demande, l’arbitre dans cette affaire a pourtant refusé d’ordonner le transfert du nom de domaine, ce qui s’avère peu fréquent en pratique.
Primordial dans cette affaire, MFI s’avère être une société américaine, qui malheureusement pour sa demande de PRD, ne rencontre pas les critères de présence canadienne énoncés dans la Politique de l’ACEI. En effet, afin de pouvoir se prévaloir de la Politique, une société doit, par exemple, soit être une société canadienne ou à tout le moins détenir un enregistrement de sa marque de commerce pertinente au Canada. Or, dans cette affaire, MFI ne rencontre ni, ni l’autre de ces critères.
Curieusement, la marque de commerce pertinente ici (SHOP N CHEK) a bel et bien été enregistrée, mais au nom d’une filiale de MFI, une société nommée Shop’N Chek, Inc. L’arbitre dans cette affaire confirme qu’un requérant en vertu de la Politique ne peut pas rencontrer les critères de présence canadienne qu’indirectement. La possession d’une marque pertinente par une société liée ne suffit pas pour rencontrer les prérequis de la Politique. Si le facteur de rattachement au Canada s’avère être une marque enregistrée, alors c’est bien le détenteur de cet enregistrement qui doit intenter le recours (et non sa maison-mère).
Fait intéressant, l’arbitre dans cette affaire mentionne d’ailleurs (en obiter essentiellement) que la requérante a essentiellement échoué dans le fait de prouver chacun des trois éléments requis en vertu de la Politique (mauvaise foi, similarité et absence d’intérêt légitime). Comme quoi, même lorsque le détenteur d’un nom de domaine fait défaut de répondre aux procédures d’arbitrage forcé en vertu de la Politique, il faut tout de même s’assurer de mettre en preuve adéquatement ce qui doit l’être. Présenter des arguments pour la forme ne suffit pas, encore faut-il y ajouter un peu de substance et de preuves.
Voir la décision en vertu de la Politique (en anglais).
