La Cour supérieure rendait dernièrement une décision abordant de façon accessoire le droit de marques de commerce et, en l’occurrence, les règles en matière d’usage du patronyme (nom de famille) d’un individu.
Dans le premier épisode de l’affaire De Rico, Hurtubise & Associés inc. c. Groupe De Rico Experts-conseils inc. (2009 QCCS 4614), la Cour supérieure est appelée à trancher quant à une requête en injonction interlocutoire (provisoire) visant à empêcher d’anciens employés de la firme De Rico, Hurtubise & Associés de lui faire une concurrence déloyale. Ce que la requérante reproche ici au défendeur a (notamment) trait à l’usage par un groupe d’ex-employés du nom « De Rico » dans l’annonce et les activités de leur nouvelle entreprise, étant donné le risque de confusion que cela risquerait de créer.
Mentionnons qu’aucune marque de commerce n’est ici enregistrée et que l’on parle uniquement d’une dénomination sociale et peut-être d’une marque de commerce d’usage. Pour cette raison, le tribunal n’a d’autre choix que de refuser la demande d’injonction visant à empêcher l’emploi du nom « De Rico », particulièrement compte tenu des règles qu’énonce le jurisprudence en matière de patronymes.
En l’occurrence, le tribunal réfère à l’arrêt Kisber & Co. c. Ray Kisber & Associates inc. ((C.A. 1998-04-28), SOQUIJ AZ-98011418), dans lequel la Cour d’appel résume les règles applicables de la façon suivante :
Le principe général applicable en l’espèce est qu’une personne peut employer honnêtement son nom de famille en affaires, même si une autre personne exerce déjà une activité commerciale sous le même nom, et même au risque d’une certaine confusion avec un concurrent. Il y a toutefois une exception : une personne ne peut pas utiliser son patronyme si le nom a déjà acquis un sens secondaire au profit d’une autre personne. La preuve du sens secondaire est une question de faits.
Rappelons qu’un nom de famille – comme tout autre mot appartenant au fonds commun de la langue – acquiert un sens secondaire quand il peut être associé aux produits ou services d’une seule personne, et uniquement de cette personne. Pensons par exemple à des patronymes célèbres comme Ford, Chanel ou McDonald. [Notre emphase]
Fort de cet enseignement de la jurisprudence et devant une absence complète de preuve de sens secondaire, la Cour supérieur n’a d’autre que de refuser l’octroi de l’injonction provisoire, particulièrement à ce stade préliminaire des procédures judiciaires relativement à cette affaire.
D’ailleurs, il est intéressant de noter que la décision cite au passage l’auteur Fox, à l’effet « qu’il faut faire une distinction entre le droit de faire affaires sous son patronyme et le droit d’employer son patronyme comme marque de commerce » [Notre emphase]. Il n’est pas entièrement clair à la lecture de cette décision si la prétention du requérant tombait dans la première catégorie ou la seconde.
Quoi qu’il en soit, cette décision s’avère une illustration de plus de l’utilité d’obtenir, lorsque c’est possible, l’enregistrement de sa marque de commerce. En cas de problème, on évitera ainsi certains obstacles qui peuvent empêcher d’obtenir une injonction, particulièrement en matière d’injonction provisoire comme c’était ici le cas.
Voir le texte de la décision.
