Deux lois canadiennes, Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (ce qu’on appellera ici collectivement la « Loi ») faisaient récemment l’objet d’amendements touchant les licences de PI (dont les licences de marques de commerce). Ces amendements entraient en vigueur le 28 septembre dernier, augmentant la protection dont jouissent les détenteurs de licences de PI dans l’éventualité d’une restructuration liée à l’insolvabilité du concédant d’une licence, par exemple.
Les amendements en question visent entre autre chose à modifier l’état du droit canadien, quant au droit du concédant de « répudier » les licences de PI qu’il aurait concédées avant de rencontrer ses difficultés financières.
Mentionnons d’entrée de jeux que les amendements dont il est ici question n’affectent pas le droit d’un syndic de faillite ou d’un séquestre de répudier des ententes, dont des licences, dans les cas jugés appropriés. L’état du droit à ce sujet demeure donc le même malgré les récents amendements. Un syndic de faillite peut donc toujours répudier une entente de licence, avec les effets difficiles à prévoir que cela emporte.
À titre de contexte, la Loi canadienne contient depuis longtemps des dispositions permettant à une entreprise (ou un syndic de sa faillite) de « répudier » certaines ententes signées par la compagnie (celle qui a fait faillite) et qui s’avéreraient trop désavantageuses pour l’entreprise ou la valeur de ses actifs. Après tout, le mandat du syndic étant de maximiser la valeur totale des biens de l’entreprise faillie, on comprendra qu’il peut s’avérer tentant pour lui de répudier les licences existantes, donnant ainsi le champs libre à l’exploitation illimitée d’une marque de commerce, par exemple, puisque désormais libre de toutes licences qui auraient été concédées dans le passé.
On le comprendra aussi, cette possibilité a de quoi inquiéter tout détenteur d’une licence de PI, que ce soit une licence relative à un logiciel, une licence de procédé breveté ou une licence relative à l’exploitation d’un magasin de bannière opérant sous franchise, par exemple.
L’effet des amendements de septembre 2009 vient modifier l’effet d’une répudiation de licence, du moins lorsque celle-ci survient dans le cadre d’une restructuration (par une entreprise en difficulté) encadrée par la Loi. En l’occurrence, un licencié n’a plus à craindre que le concédant puisse lui retirer manu militari le droit d’exploiter les actifs de PI sujet de sa licence, simplement parce que dernier a déposé une proposition ou un plan en vertu des lois en matière d’insolvabilité. En fait, l’entreprise en difficulté pourra toujours répudier certaines de ses ententes mais les amendements récents à la Loi prévoient que cette répudiation n’aura plus pour effet de priver un licencié du droit de continuer à utiliser les actifs en question conformément à l’entente originale.
Dorénavant, une fois la licence signée, le fait que le concédant dépose une proposition ou un plan en vertu de la Loi ne pourra donc plus faire en sortes que le licencié perde (par la seule décision du concédant) son droit d’utiliser l’actif de PI en question. Évidemment, ceci s’avérera vrai pourvu que le licencié continu d’acquitter les redevances ou de fournir les autres prestations qu’exige l’entente originale.
Tel que mentionné ci-haut, cela ne change rien aux règles régissant les syndics de faillites, qui peuvent, eux, toujours potentiellement répudier les licences en vigueur. Mentionnons au passage que le droit canadien prévoit d’ailleurs toujours aussi la possibilité d’une décision d’un tribunal permettant la vente d’un actif (de PI, par exemple), « libre et clair » de tous droits de tiers. Malgré les amendements récents de la Loi, un licencié peut donc théoriquement toujours se voir privé de sa licence, sujet cependant à ce que l’entreprise en difficulté (ou son syndic, par exemple) parvienne à convaincre un tribunal de permettre une telle vente à un tiers.
D’ailleurs, un tour d’horizon de l’effet des récents amendements de la Loi ne serait pas complet sans toucher mot du problème inhérent que représente une faillite pour les marques enregistrées détenues par l’entreprise en question. Il demeure que la faillite du détenteur d’une marque peut s’avérer problématique pour la validité de celle-ci. En effet, comme chacune s’en souviendra, le droit canadien place une grande sur la notion de « contrôle » de la qualité et de la nature des biens et services par le détenteur. On comprendra que la disparition (juridique) de l’entreprise peut certainement mener à la perte du statu protégé d’une marque, particulièrement si du jour au lendemain la marque peut être utilisée sans qu’un contrôle soit exercé par le détenteur quant à la qualité et la nature des biens et services en question. Si jamais on devait éventuellement débattre de la validité de la marque d’une société faillie par exemple, il y a fort à parier que ce défaut de respecter les dispositions de la Loi sur les marques de commerce s’avérerait pertinent et, peut-être fatal. Les récents amendements ne change malheureusement rien à cet état de fait, en droit.
Les licenciés jouissent donc dorénavant d’une plus grande protection de leur statu en droit canadien, même si la faillite du concédant d’une licence de marque de commerce pourra toujours s’avérer problématique pour ses licenciés ainsi que la validité de son portefeuille de marques.
