L’édition de mai-juin du Bulletin de l’INTA contient un article intéressant sur les règles américaines qui exigent, pour certains types de demandes, que le requérant puisse démontrer qu’au moment de déposer sa demande, il avait une intention réelle (et prouvable) d’employer la marque aux États-Unis. Dorénavant, les entreprises qui tentent d’obtenir l’enregistrement d’une marque aux États-Unis feront donc bien de prévoir le coup et de s’assurer qu’elles possèdent, au moment du dépôt de la demande, des preuves documentaires démontrant l’existence de démarches concrètes pour employer la marque aux États-Unis. À noter que la jurisprudence des dernières années s’avère claire : la simple intention ne suffit pas – encore faut-il être en mesure d’apporter des preuves tangibles des plans et préparatifs du requérant (lesquelles doivent évidemment pré-dater la demande), comme par exemple des études de marché, des plans d’affaires, des recherches de disponibilité, des réservations de noms de domaine, etc.).
À défaut, la marque pourra initialement être acceptée, mais s’avérera vulnérable à une attaque, soit dans le cadre d’une opposition, ou d’une action en invalidation, à cause de la fausse déclaration qu’aura constituée le fait de déclarer que le requérant avait l’intention d’employer la marque.
Ce problème vaut d’ailleurs pour les demandes déposées pour usage projeté (appelé « Intent to Use » aux États-Unis), aussi bien que pour les demandes basées sur un enregistrement (ou une demande) étranger(e), par exemple un enregistrement canadien. À noter particulièrement que le USPTO voit d’un mauvais oeil toute demande déposée dans un but purement défensif (i.e. sans réelle intention d’employer la marque mais simplement pour empêcher un tiers de se l’approprier).
Il s’agit là d’un avertissement qui vaut particulièrement pour les entreprises canadiennes qui déposeraient des demandes aux États-Unis, sans réelle préparation ni intention d’attaquer le marché américain.
Voir l’article du The Trademark Reporter (en anglais).
