L’Office de la propriété intellectuelle du Canada publiait récemment un nouvel avis de pratique concernant la procédure de radiation prévue à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce. Cet énoncé de pratique change les règles applicables à compter du 14 septembre 2009, pour toute personne (ou entreprise) demandant la radiation de la marque d’un tiers qui, depuis son enregistrement, aurait été abandonnée.
La procédure en vertu de l’art. 45 est une procédure sommaire (de nature administrative), qui permet d’obtenir (à relativement peu de frais) la radiation du Registre des marque d’une marque qui n’a pas été utilisée depuis au moins trois (3) ans (et laquelle est enregistrée depuis au moins trois ans). Le nouvel énoncé de pratique vient modifier les règles administratives applicables à ce genre de procédure.
Le Registraire tire des leçons de la jurisprudence des dernières années relativement à plusieurs aspects des procédures en vertu de l’art. 45. Notamment, la nouvel énoncé de pratique confirme que le registraire prendra généralement en considération trois (3) critères pour juger de l’existence ou non de « circonstances spéciales » justifiant le défaut d’emploi de la marque, à savoir [pour citer l’énoncé]:
- la période de temps pendant laquelle la marque de commerce n’a pas été employée ;
- si les raisons expliquant le défaut d’emploi relevaient de circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire ; et
- s’il existe une intention sérieuse de reprendre à brève échéance l’emploi de la marque de commerce.
L’énoncé de pratique confirme aussi que le Registraire accordera dorénavant généralement une seule prolongation de délai au détenteur pour produire sa preuve d’usage (d’une maximum de quatre (4) mois), et ce, uniquement si le détenteur fait preuve de raisons suffisantes pour justifier sa requête. Au-delà du délai de quatre (4) mois, l’une ou l’autre des raisons suivantes sera typiquement requise :
- un changement du donneur d’instructions ;
- un changement de l’agent de marques de commerce ;
- des circonstances indépendantes de la volonté du détenteur ;
- une cession de l’enregistrement en question ;
- demande pour l’annulation volontaire de l’enregistrement ;
- demande pour modifier l’état déclaratif des biens et services a été soumise.
Si jamais le détenteur a fait défaut de produire sa preuve dans le délai imparti, le nouvel énoncé confirme qu’une demande de prolongation de délai rétroactive s’avèrera exceptionnellement possible, si le détenteur démontre que son défaut n’était pas « raisonnablement évitable » (et pourvu que le Registraire n’aie pas encore rendu sa décision en vertu de l’art. 45 au moment de la demande d’être relevé du défaut).
L’énoncé confirme qu’un délai administratif de quatre (4) mois sera octroyé à chaque partie pour produire des représentations écrites, si elles le désirent, avant la décision du Registraire. Aucune prolongation n’est disponible relativement à ces délais.
Chaque partie à une procédure en vertu de l’art. 45 peut demander une audience (en personne ou par téléphone), mais doit pour ce faire présenter sa demande dans le mois de l’expiration du délai pour présenter des représentations écrites.
Pour de plus amples renseignements, voir l’énoncé de pratique de l’OPIC.
