Archives quotidiennes : 23/07/2009

Imitation de marques à l’étranger (en Inde)

Le journal The New-York Times présente aujourd’hui un article intéressant au sujet des copies et simulacres de marques de commerce auxquels sont souvent confrontées les entreprises occidentales lorsqu’elles arrivent sur le marché de l’Inde.

Les entreprises qui tentent de s’attaquer au marché indien se butteront fréquemment à des marques de commerce « locales » très similaires et même inspirées directement de marques occidentales. Malheureusement, comme nous devrons souvent le répéter à des client incrédules, sauf exception, ce genre de manœuvre sera habituellement très difficile à contrer, particulièrement pour une PME ou une entreprise dont la marque n’est présente que dans un nombre limité de pays.

Malheureusement, à l’ère de l’Internet, la notoriété juridique des marques de commerce sera fréquemment anticipée par la notoriété factuelle de celles-ci. Résultat : une marque pourra devenir connue à l’étranger (en Inde, par exemple), sans toutefois s’avérer suffisamment bien connue pour bénéficier du statut privilégié de marque dite « notoire ». Aussi, bien que cela puisse paraître aberrant, les entreprise feront souvent face dans des pays comme l’Inde à des imitateurs qu’il pourra être coûteux (voir même impossible) de contrer, du point de vue des marques de commerce. Pire encore, ce genre de manœuvre pourra même, en certaines circonstances, empêcher l’entreprise occidentale d’enregistrer sa marque dans la juridiction étrangère en question, à cause de la marque de l’imitateur.

Il s’agit d’ailleurs d’une trame de faits, qui vaut aussi bien pour l’Inde, que pour la Chine et plusieurs des pays d’Europe de l’est (comme la Russie, pour ne nommer que celle-là). La morale de l’histoire? Il vaut toujours mieux déposer une demande dès que possible afin de couvrir les pays que l’on envisage cibler, à moyen terme, en tant que nouveau marché.

Voir l’article dans The New-York Times (en anglais).

Modification de la pratique régissant la radiation de marques abandonnées

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada publiait récemment un nouvel avis de pratique concernant la procédure de radiation prévue à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce. Cet énoncé de pratique change les règles applicables à compter du 14 septembre 2009, pour toute personne (ou entreprise) demandant la radiation de la marque d’un tiers qui, depuis son enregistrement, aurait été abandonnée.

La procédure en vertu de l’art. 45 est une procédure sommaire (de nature administrative), qui permet d’obtenir (à relativement peu de frais) la radiation du Registre des marque d’une marque qui n’a pas été utilisée depuis au moins trois (3) ans (et laquelle est enregistrée depuis au moins trois ans). Le nouvel énoncé de pratique vient modifier les règles administratives applicables à ce genre de procédure.

Le Registraire tire des leçons de la jurisprudence des dernières années relativement à plusieurs aspects des procédures en vertu de l’art. 45. Notamment, la nouvel énoncé de pratique confirme que le registraire prendra généralement en considération trois (3) critères pour juger de l’existence ou non de « circonstances spéciales » justifiant le défaut d’emploi de la marque, à savoir [pour citer l’énoncé]:

  1. la période de temps pendant laquelle la marque de commerce n’a pas été employée ;
  2. si les raisons expliquant le défaut d’emploi relevaient de circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire ; et
  3. s’il existe une intention sérieuse de reprendre à brève échéance l’emploi de la marque de commerce.

L’énoncé de pratique confirme aussi que le Registraire accordera dorénavant généralement une seule prolongation de délai au détenteur pour produire sa preuve d’usage (d’une maximum de quatre (4) mois), et ce, uniquement si le détenteur fait preuve de raisons suffisantes pour justifier sa requête. Au-delà du délai de quatre (4) mois, l’une ou l’autre des raisons suivantes sera typiquement requise :

  • un changement du donneur d’instructions ;
  • un changement de l’agent de marques de commerce ;
  • des circonstances indépendantes de la volonté du détenteur ;
  • une cession de l’enregistrement en question ;
  • demande pour l’annulation volontaire de l’enregistrement ;
  • demande pour modifier l’état déclaratif des biens et services a été soumise.

Si jamais le détenteur a fait défaut de produire sa preuve dans le délai imparti, le nouvel énoncé confirme qu’une demande de prolongation de délai rétroactive s’avèrera exceptionnellement possible, si le détenteur démontre que son défaut n’était pas « raisonnablement évitable » (et pourvu que le Registraire n’aie pas encore rendu sa décision en vertu de l’art. 45 au moment de la demande d’être relevé du défaut).

L’énoncé confirme qu’un délai administratif de quatre (4) mois sera octroyé à chaque partie pour produire des représentations écrites, si elles le désirent, avant la décision du Registraire. Aucune prolongation n’est disponible relativement à ces délais.

Chaque partie à une procédure en vertu de l’art. 45 peut demander une audience (en personne ou par téléphone), mais doit pour ce faire présenter sa demande dans le mois de l’expiration du délai pour présenter des représentations écrites.

Pour de plus amples renseignements, voir l’énoncé de pratique de l’OPIC.