Une décision récente rendue sous l’égide de la PRD (la Politique de règlement des différends de l’ACEI) donne droit au distributeur (et détenteur d’une licence de marque de commerce quant à la marque HAVAIANAS) de conserver le nom de domaine reproduisant exactement la marque du concédant, même une fois l’entente terminée.
L’affaire SAO PAULO Alpargatas S/A c. Luca’s World Inc. résulte le 25 mai 2009 en une décision d’arbitrage dans le cadre de laquelle l’arbitre rejete la plainte, permettant ainsi à l’entreprise Luca’s World Inc. (« Luca’s ») ayant enregistré le nom de domaine <havaianas.ca> de conserver celui-ci. Ce qui est surprenant ici est que Luca’s agissait en tant que distributeur (et licencié) autorisé lorsqu’elle a enregistré le nom de domaine en question.
Le fait que Luca’s était initialement licenciée, avec une obligation contractuelle de déployer ses meilleurs efforts pour promouvoir la vente de produits HAVAIANAS au Canada, pousse ici l’arbitre à refuser d’interpréter l’enregistrement comme étant de mauvaise foi. Qui plus est, le fait que le concédant n’aie pas chercher à résilier l’entente de distribution (ni allégué quelque défaut de la part de Luca’s) contribue ici à la conclusion de l’arbitre. L’obligation de Luca’s en vertu de l’entente de tenir le concédant bien informé de ses efforts promotionnels abonde dailleurs dans le même sens. Après tout, pourquoi le concédant aurait-il toléré l’enregistrement du nom de domaine plusieurs (quatre ou cinq) années, si il croyait que son licencié était de mauvaise foi?
Cette décision, bien que de force de précédent limitée, démontre l’importance pour un concédant de licence (ou de contrat de distribution) de prévoir expressément la question de la propriété des noms de domaine relatifs à la marque de commerce du fabriquant. À défaut, une fois le contrat échu ou résilié, le distributeur/licencié pourrait être en mesure de conserver le nom de domaine, et ce, même si il est en tous points identique à la marque de commerce du concédant!
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