Entrée de juillet 2009
Plusieurs blogues rapportent récemment une affaire intéressante impliquant les sociétés Coca-Cola et Yoplait, en France, relativement à la forme de bouteilles de leurs produits respectifs.
Dans cette affaire, la compagnie Coca-Cola s’est objectée (avec succès) à la nouvelle bouteille conçue par Yoplait pour sa boisson DIZZY. Comme dans bon nombre de juridictions à travers le monde (dont le Canada), Coca-Cola a déposé une marque quant à la forme de sa bouteille classique de boissons gazeuses. Au Canada, la version de ce type de marque est ce que l’on nomme un « signe distinctif », lesquels peuvent être déposés pourvu que la marque ait acquis une certain reconnaissance par le public, à force de son usage. Il sera intéressant de voir si Yoplait entend tenter de lancer ce produit sur le marché canadien.
Cette affaire illustre bien le fait que les entreprises font toujours bien de conserver à l’esprit que la FORME d’un emballage ou d’un contenant peut, elle aussi, être protégée. Des recherche de disponibilité et une certaine veille à ce sujet sont donc toujours de mise, même si l’entreprise ne souhaite pas tenter elle-même de protéger son type d’emballage ou de contenant.
Voir l’article à ce sujet de cette poursuite sur le blogue Le petit Musée des Marques.
Voir l’article au sujet de cette poursuite sur le blogue DuetsBlog.
Catégories : France · Signes distinctifs
Tagué : coca-cola, marques de commerce, signes distincits
L’entreprise américaine Google fait à nouveau face à une poursuite intentée par une autre entreprise dont la marque de commerce (en l’occurence, la marque Rosetta Stone) a été employée à titre de mot-clé, permettant l’affichage de liens (de publicité), en rapport avec les recherche d’internautes (avec ou sans affichage de la marque en question sur l’écran de l’internaute).
La nouvelle affaire aurait été déclenchée par le changement récent appliqué par Google à sa politique déterminant comme ses annonceurs peuvent employer les marques de concurrents. La politique de Google (aux États-Unis) serait dorénavant plus permissive qu’elle ne l’était auparavant, ce contre quoi s’insurge la société Rosetta Stone Inc.
Il s’agit là de la plus récente d’une longue liste d’affaires judiciaires (particulièrement en sol américain, mais aussi en Europe), par lesquelles des tiers ont tenté de s’en prendre à l’entreprise Google pour son « usage » de leurs marques en tant que mots-clé. Les tribunaux américains sont pour l’instant divisés sur le sujet de savoir si le droit permet d’ainsi s’emparer des marques d’autrui pour en bénéficier. Il y a fort à parier que l’une ou l’autre des actions en justice de ce genre mènera tôt ou tard (d’ici quelques années, au plus) à un règlement de la question par le droit américain. D’ici là, la confusion règne, sinon pour les consommateurs, à tout le moins pour les juristes!
Il est intéressant de noter que la jurisprudence européenne semble pencher plus souvent du côté des détenteurs de marques de commerce, peut-être notamment à cause des différences qui existent entre le droit des marques des pays européens et le droit nord-américain.
Il n’existe à ma connaissance aucune jurisprudence canadienne à ce sujet à l’heure actuelle. À suivre…
Voir la dépêche d’AFP quant à l’action intentée par Rosetta Stone Inc.
Catégories : Moteurs de recherche · Mots-clés · États-Unis
24/07/2009 · Commentaires fermés
L’édition de mai-juin du Bulletin de l’INTA contient un article intéressant sur les règles américaines qui exigent, pour certains types de demandes, que le requérant puisse démontrer qu’au moment de déposer sa demande, il avait une intention réelle (et prouvable) d’employer la marque aux États-Unis. Dorénavant, les entreprises qui tentent d’obtenir l’enregistrement d’une marque aux États-Unis feront donc bien de prévoir le coup et de s’assurer qu’elles possèdent, au moment du dépôt de la demande, des preuves documentaires démontrant l’existence de démarches concrètes pour employer la marque aux États-Unis. À noter que la jurisprudence des dernières années s’avère claire : la simple intention ne suffit pas – encore faut-il être en mesure d’apporter des preuves tangibles des plans et préparatifs du requérant (lesquelles doivent évidemment pré-dater la demande), comme par exemple des études de marché, des plans d’affaires, des recherches de disponibilité, des réservations de noms de domaine, etc.).
À défaut, la marque pourra initialement être acceptée, mais s’avérera vulnérable à une attaque, soit dans le cadre d’une opposition, ou d’une action en invalidation, à cause de la fausse déclaration qu’aura constituée le fait de déclarer que le requérant avait l’intention d’employer la marque.
Ce problème vaut d’ailleurs pour les demandes déposées pour usage projeté (appelé « Intent to Use » aux États-Unis), aussi bien que pour les demandes basées sur un enregistrement (ou une demande) étranger(e), par exemple un enregistrement canadien. À noter particulièrement que le USPTO voit d’un mauvais oeil toute demande déposée dans un but purement défensif (i.e. sans réelle intention d’employer la marque mais simplement pour empêcher un tiers de se l’approprier).
Il s’agit là d’un avertissement qui vaut particulièrement pour les entreprises canadiennes qui déposeraient des demandes aux États-Unis, sans réelle préparation ni intention d’attaquer le marché américain.
Voir l’article du The Trademark Reporter (en anglais).
Catégories : Intention d'emploi · International · Registraire · États-Unis
Tagué : États-Unis, fausse déclaration, intention, ITU, marques de commerce, usage
23/07/2009 · Commentaires fermés
Le journal The New-York Times présente aujourd’hui un article intéressant au sujet des copies et simulacres de marques de commerce auxquels sont souvent confrontées les entreprises occidentales lorsqu’elles arrivent sur le marché de l’Inde.
Les entreprises qui tentent de s’attaquer au marché indien se butteront fréquemment à des marques de commerce « locales » très similaires et même inspirées directement de marques occidentales. Malheureusement, comme nous devrons souvent le répéter à des client incrédules, sauf exception, ce genre de manœuvre sera habituellement très difficile à contrer, particulièrement pour une PME ou une entreprise dont la marque n’est présente que dans un nombre limité de pays.
Malheureusement, à l’ère de l’Internet, la notoriété juridique des marques de commerce sera fréquemment anticipée par la notoriété factuelle de celles-ci. Résultat : une marque pourra devenir connue à l’étranger (en Inde, par exemple), sans toutefois s’avérer suffisamment bien connue pour bénéficier du statut privilégié de marque dite « notoire ». Aussi, bien que cela puisse paraître aberrant, les entreprise feront souvent face dans des pays comme l’Inde à des imitateurs qu’il pourra être coûteux (voir même impossible) de contrer, du point de vue des marques de commerce. Pire encore, ce genre de manœuvre pourra même, en certaines circonstances, empêcher l’entreprise occidentale d’enregistrer sa marque dans la juridiction étrangère en question, à cause de la marque de l’imitateur.
Il s’agit d’ailleurs d’une trame de faits, qui vaut aussi bien pour l’Inde, que pour la Chine et plusieurs des pays d’Europe de l’est (comme la Russie, pour ne nommer que celle-là). La morale de l’histoire? Il vaut toujours mieux déposer une demande dès que possible afin de couvrir les pays que l’on envisage cibler, à moyen terme, en tant que nouveau marché.
Voir l’article dans The New-York Times (en anglais).
Catégories : International · Marques notoires · Vente au détail
Tagué : copie, imitation, inde, marques de commerce
L’Office de la propriété intellectuelle du Canada publiait récemment un nouvel avis de pratique concernant la procédure de radiation prévue à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce. Cet énoncé de pratique change les règles applicables à compter du 14 septembre 2009, pour toute personne (ou entreprise) demandant la radiation de la marque d’un tiers qui, depuis son enregistrement, aurait été abandonnée.
La procédure en vertu de l’art. 45 est une procédure sommaire (de nature administrative), qui permet d’obtenir (à relativement peu de frais) la radiation du Registre des marque d’une marque qui n’a pas été utilisée depuis au moins trois (3) ans (et laquelle est enregistrée depuis au moins trois ans). Le nouvel énoncé de pratique vient modifier les règles administratives applicables à ce genre de procédure.
Le Registraire tire des leçons de la jurisprudence des dernières années relativement à plusieurs aspects des procédures en vertu de l’art. 45. Notamment, la nouvel énoncé de pratique confirme que le registraire prendra généralement en considération trois (3) critères pour juger de l’existence ou non de « circonstances spéciales » justifiant le défaut d’emploi de la marque, à savoir [pour citer l’énoncé]:
- la période de temps pendant laquelle la marque de commerce n’a pas été employée ;
- si les raisons expliquant le défaut d’emploi relevaient de circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire ; et
- s’il existe une intention sérieuse de reprendre à brève échéance l’emploi de la marque de commerce.
L’énoncé de pratique confirme aussi que le Registraire accordera dorénavant généralement une seule prolongation de délai au détenteur pour produire sa preuve d’usage (d’une maximum de quatre (4) mois), et ce, uniquement si le détenteur fait preuve de raisons suffisantes pour justifier sa requête. Au-delà du délai de quatre (4) mois, l’une ou l’autre des raisons suivantes sera typiquement requise :
- un changement du donneur d’instructions ;
- un changement de l’agent de marques de commerce ;
- des circonstances indépendantes de la volonté du détenteur ;
- une cession de l’enregistrement en question ;
- demande pour l’annulation volontaire de l’enregistrement ;
- demande pour modifier l’état déclaratif des biens et services a été soumise.
Si jamais le détenteur a fait défaut de produire sa preuve dans le délai imparti, le nouvel énoncé confirme qu’une demande de prolongation de délai rétroactive s’avèrera exceptionnellement possible, si le détenteur démontre que son défaut n’était pas « raisonnablement évitable » (et pourvu que le Registraire n’aie pas encore rendu sa décision en vertu de l’art. 45 au moment de la demande d’être relevé du défaut).
L’énoncé confirme qu’un délai administratif de quatre (4) mois sera octroyé à chaque partie pour produire des représentations écrites, si elles le désirent, avant la décision du Registraire. Aucune prolongation n’est disponible relativement à ces délais.
Chaque partie à une procédure en vertu de l’art. 45 peut demander une audience (en personne ou par téléphone), mais doit pour ce faire présenter sa demande dans le mois de l’expiration du délai pour présenter des représentations écrites.
Pour de plus amples renseignements, voir l’énoncé de pratique de l’OPIC.
Catégories : Non-usage · Registraire · Énoncé de pratique
Tagué : "article 45", marques, Radiation, Registraire
Une décision récente rendue sous l’égide de la PRD (la Politique de règlement des différends de l’ACEI) donne droit au distributeur (et détenteur d’une licence de marque de commerce quant à la marque HAVAIANAS) de conserver le nom de domaine reproduisant exactement la marque du concédant, même une fois l’entente terminée.
L’affaire SAO PAULO Alpargatas S/A c. Luca’s World Inc. résulte le 25 mai 2009 en une décision d’arbitrage dans le cadre de laquelle l’arbitre rejete la plainte, permettant ainsi à l’entreprise Luca’s World Inc. (« Luca’s ») ayant enregistré le nom de domaine <havaianas.ca> de conserver celui-ci. Ce qui est surprenant ici est que Luca’s agissait en tant que distributeur (et licencié) autorisé lorsqu’elle a enregistré le nom de domaine en question.
Le fait que Luca’s était initialement licenciée, avec une obligation contractuelle de déployer ses meilleurs efforts pour promouvoir la vente de produits HAVAIANAS au Canada, pousse ici l’arbitre à refuser d’interpréter l’enregistrement comme étant de mauvaise foi. Qui plus est, le fait que le concédant n’aie pas chercher à résilier l’entente de distribution (ni allégué quelque défaut de la part de Luca’s) contribue ici à la conclusion de l’arbitre. L’obligation de Luca’s en vertu de l’entente de tenir le concédant bien informé de ses efforts promotionnels abonde dailleurs dans le même sens. Après tout, pourquoi le concédant aurait-il toléré l’enregistrement du nom de domaine plusieurs (quatre ou cinq) années, si il croyait que son licencié était de mauvaise foi?
Cette décision, bien que de force de précédent limitée, démontre l’importance pour un concédant de licence (ou de contrat de distribution) de prévoir expressément la question de la propriété des noms de domaine relatifs à la marque de commerce du fabriquant. À défaut, une fois le contrat échu ou résilié, le distributeur/licencié pourrait être en mesure de conserver le nom de domaine, et ce, même si il est en tous points identique à la marque de commerce du concédant!
Voir la décision complète.
Catégories : Distribution · Jurisprudence · Licences · PRD (CDRP)
Tagué : distributeur, Distribution, Licences, marques, Noms de domaine
Le Registraire des marques nous avise, depuis juin 2009, qu’il nous accordera dorénavant six (6) mois (plutôt que quatre comme c’était auparavant le cas) pour lui répondre lorsqu’une objection a été soulevée par l’examinateur, au stade de l’examen.
Voir l’énoncé de pratique
Catégories : Énoncé de pratique
Tagué : délai, marques de commerce, Prorogation, Registraire
Nous mettons sur pied un nouveau blogue et site Web concernant les marques de commerce et les noms de domaine au Canada. Nous espérons lancer celui-ci officiellement d’ici l’automne 2009. À suivre…
Catégories : Uncategorized
À la base, une marque de commerce est une forme de signe (habituellement visuel), qui permet aux consommateurs d’un type de biens de savoir de quelle entreprise le bien en question provient. Il s’agit ni plu sni moins que d’une marque de provenance, qui permet d’associer de façon exclusive une certaines désignation, à une entreprise en particulier.
Catégories : Intro
Tagué : marques de commerce
