17/03/2010 · Commentaires fermés
Un arbitre nommé en vertu de la PRD de l’ACEI rendait le 25 février dernier une décision quant au nom de domaine americanidol.ca, laquelle transfert ce nom de domaine au producteur de l’émission de télévision américaine AMERICAN IDOL.
Dans cette affaire, la société américaine responsable de l’émission en question parvient à bénéficier de la PRD (malgré qu’elle ne soit pas canadienne), grâce à son enregistrement de marques de commerce au Canada. Grâce à l’enregistrement de la marque de commerce, l’arbitre une fois confronté à un enregistrement de nom de domaine .ca reproduisant la marque peut ordonner le transfert du nom à la société américaine.
Chose étonnante, l’arbitre tient ici compte des enregistrements de marque de commerce, malgré le fait que l’existence du nom de domaine dont il est ici question pré-date l’enregistrement de la marque de plusieurs années (2006 v. 2003). La question de l’existence d’une marque enregistrée s’avère donc pertinente pour des fins de rencontre des critères de présence canadienne, et ce, même si l’enregistrement de la marque est postérieur à l’enregistrement du nom de domaine qui fait l’objet de procédures de PRD. La décision explique en effet (à demi-mot) que, selon la preuve apportée par le requérant, on peut conclure qu’il bénéficie de droits d’usage remontant au début de la diffusion de l’émission en sol canadien, à savoir en juin 2002 (plus de six mois avant l’enregistrement du nom de domaine par l’intimé).
Pour ajouter à son malheur, le détenteur du nom se voit étiqueté ici comme de mauvaise foi (pour fin de l’application de la PRD), parce qu’il a lié le nom de domaine à un site Web de type « pay-per-click » qui liait vers des réseaux et des émissions concurrents du requérant. Il n’en faut pas plus à l’arbitre pour conclure que toutes les conditions sont remplies pour ordonner le transfert du nom.
Cette décision vient une nouvelle fois illustrer l’un des bénéfices de l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada, particulièrement pour les sociétés étrangères qui, à défaut, pourraient ne pas être habilitées à se prévaloir de la PRD canadienne afin de reprendre « leur » nom de domaine qui aurait été enregistré sans droit par un tiers.
Catégories : Internet · Jurisprudence · Marques d'usage (common law trademarks) · Noms de domaine · PRD (CDRP)
14/03/2010 · Commentaires fermés
Une décision récente de la Cour fédérale, dans l’affaire Vibe Media Group LLC c. Lewis Craig Trading as VIBETRAIN (2010 FC 214), vient renverser le refus d’une opposition à la marque VIBETRAIN à cause de sa confusion probable avec la marque VIBE.
Cette affaire est soumise à la Cour fédérale suite au refus d’une opposition logée par la société Vibe Ventures LLC contre la demande d’enregistrement de la marque VIBETRAIN, en rapport avec des marchandises et services liés à la musique et la culture. Le motif principal de l’opposition en question a trait à la marque VIBE, enregistrée par l’appelante en rapport avec la publication d’un magasine traitant de culture populaire et de musique.
Au stade de l’opposition, la Commission des oppositions estime que le mot anglais « vibe » n’est pas en soi distinctif alors que, par contraste, la marque VIBETRAIN résulte de la concaténation de deux mots afin d’en former un troisième sans signification apparente, ce qui fait une grande différence sur l’impression que fait cette seconde marque dans l’esprit de la personne moyenne. La Commission refuse donc l’opposition étant donné que, selon elle, le chevauchement des produits et services dont on est en présence se limite aux magazines, si bien que le consommateur moyen ne serait pas susceptible d ‘assumer que VIBETRAIN soit liée à VIBE et sa détentrice.
Comme c’est souvent le cas, la Cour fédérale obtient le bénéfice de preuves additionnelles soumise par l’appelante, cette fois entre autres concernant le sens du mot « vibe ». Le tribunal constate par cette preuve que le sens à donner au mot en question ne n’avère pas aussi claire que la preuve semblait l’indiquer au stade de l’opposition, puisque plusieurs dictionnaires anglais ne contiennent pas de définition du mot « vibe ». La langue étant en constante évolution, des mots peuvent être créés et acquérir un nouveau sens au fil du temps ou des contextes, ce qui ne signifie pas qu’une marque soit nécessairement dénuée de tout caractère distinctif parce qu’elle se limite à l’un d’eux. Ici, par exemple, le mot VIBE possède un certain sens issue d’un mot de slang (argot), visiblement en phase d’intégration dans le language accepté. Dans ce genre de contexte, il s’avère faux de dire qu’une marque s’avère peu distinctive, encore faut-il regarder depuis quand elle est employée et dans quelle mesure.
L’appelant démontre aussi par sa preuve que son emploi continu de la marque VIBE a créé une grande réputation pour cette marque au Canada, laquelle réputation existait au moment du dépôt de la demande quant à VIBETRAIN. L’appelante soumet également de la preuve indiquant qu’il n’existe aucun autre magazine dont le titre débute par le mot « VIBE ». Le caractère distinctif de la marque VIBE n’est pas aussi faible que semble l’indiquer la décision de première instance.
Le tribunal conclue d’ailleurs que les produits et services des deux marques en présence se chevauchent et, de plus, que les canaux de distribution des produits et services en questions sont essentiellement les même, concernant la musique, le divertissement et la culture. Ce faisant, la Cour fédérale se doit re reconsidérer la question de la confusion entre les deux marques. Puisque l’emploi des deux marques mènerait vraisemblablement à une certaine confusion du public, l’appel est accueilli et la marque VIBETRAIN refusée pour enregistrement.
Lire la décision de la Cour fédérale (en anglais).
Catégories : Confusion · Cour fédérale · Jurisprudence · Opposition · Registraire
Tagué : Opposition, VIBE, VIBETRAIN
05/03/2010 · Commentaires fermés
La Cour fédérale rendait dernièrement jugement dans une affaire de marques de commerce, dans sa décision Friendly Stranger Corporation c. Avalon Sunsplash Ltd., 2010 FC 180. Cette décision porte sur un appel du refus du Registraire de permettre l’enregistrement de trois marques du requérant (dont CANNABIS CULTURE SHOP), toutes trois relatives à des produits et services liés au chanvre et au cannabis, suite à l’opposition de l’éditeur du magazine Cannabis Culture.
Au stade de l’opposition, le Registraire remarque qu’il semble y avoir eu emploi contemporain des marques en question, et ce, dans le même marché de consommateurs (sans mauvais jeux de mots), jetant ainsi un doute sur le droit d’enregistrer les marques incluant CANNABIS CULTURE SHOP, ainsi qu’une version débutant par les mots « FRIENDLY STRANGER ».
Au stade de l’appel devant la Cour fédérale, Friendly Stranger présente de nouvelles preuves, conformément au paragraphe (5) de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi »). Cette nouvelle preuve cependant ne convainc pas la Cour fédérale (bien qu’elle démontre un certain achalandage avant la date de publication) qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en question. Pour la Cour fédérale, compte tenu du faible caractère distinctif du mot « SHOP », la marque CANNABIS CULTURE SHOP ne peut être vue comme se distinguant réellement de la marque CANNABIS CULTURE. Puisque les conclusions de faits du Registraire s’avèrent raisonnables et que la nouvelle preuve n’aurait vraisemblablement pas affectée celles-ci, la décision doit demeurer. Ce faisant, les demandes quant aux marques CANNABIS CULTURE SHOP doivent échouer.
La Cour fédérale en vient cependant à une conclusion différente quant à la marque FRIENDLY STRANGER CANABIS CULTURE SHOP (sous forme de logo), puisqu’on constate à l’examen de la nouvelle preuve, que l’emploi par l’appelant met l’emphase sur les mots « FRIENDLY STRANGER ». L’emploi d’une police (fonte) distinctive afin d’écrire ces mots dans le logotype permet en effet d’ajouter une certaine mesure de « caractère distinctif » à cette marque. Le tribunal prend aussi note du fait que la preuve démontre que les deux parties opèrent dans deux marchés géographiques distincts (Toronto c. Vancouver) et qu’elles utilisent des noms de domaines très différents, afin de conclure qu’il n’y a pas ici réellement risque de confusion.
Le tribunal souligne ici, conformément aux enseignements de l’arrêt United Artists Corp c. Pink Panther Beauty Corp., [1998] F.C.J. No. 441, que la confusion dont parle l’art. 6 de la Loi n’est pas à propos du risque de confusion entre deux marques, mais plutôt du risque de confusion quant à l’origine des biens/services en présence.
En l’occurrence, puisque la nouvelle preuve présentée ici aurait vraisemblablement affecté la décision du Registraire sur cette question, sa décision de se voir renversée. La marque FRIENDLY STRANGER CANABIS CULTURE SHOP (sous forme de dessin) pourra donc être enregistrée.
Lire la décision de la Cour fédérale (en anglais).
Catégories : Confusion · Cour fédérale · Demandes de dépôt de marque de commerce · Jurisprudence · Opposition
L’ACEI rendait la semaine dernière une rare décision en français et concernant un nom de domaine de la zone .ca. La décision Ministère du revenu c. Le Mouvement d’aide aux victimes de la crise d’Oka (MAVCO) a trait au nom de domaine revenuquebec.ca que le fisc québécois parvient à capturer parce qu’il reproduit une contraction du nom du ministère.
À la lecture de la décision, on comprend rapidement la direction pour laquelle a opté le panel d’arbitres, alors qu’en début d’analyse, on peut lire que « Le Comité est d’avis que le Ministère du revenu du Québec à un droit clair dans la
contraction Revenu Québec qu’il utilise pour annoncer ses services. », nom par ailleurs employé depuis bien avant l’enregistrement du nom de domaine (en 2002).
Fait intéressant, le site Web qu’a associé le détenteur avec le nom de domaine en question déclare sur sa page d’accueil qu’il s’adresse aux VICTIMES de Revenu Québec. (On est ici en présence d’un site de critique et servant essentiellement à publier les doléance contre le requérant.) Le panel ne voit pas là un indice susceptible de réduire les chances de confusion puisque, dans ses mots, il y a eu ici « reproduction servile de la dénomination dans le nom de domaine ».
Relativement à la question de la mauvaise foi, le fait que le nom de domaine aie été enregistré dans le but de publier des reproches envers le Ministère du revenu donne le droit au panel (selon lui) de conclure que le but du détenteur en enregistrant le nom était de priver le requérant de la possibilité d’employer sa marque de commerce.
Lors de son analyse des questions liées à l’intérêt légitime du détenteur du nom de domaine, le panel citera plusieurs décisions rendues en vertu de l’UDRP (ce qui arrive rarement en matière de PRD au Canada) précisant que la liberté d’expression n’est pas suffisante pour prétendre détenir un intérêt légitime dans un cas comme celui-ci. Selon le panel, le fait que le détenteur du nom de domaine puisse choisir et employer toute une série d’autres noms justifie lui retirer le nom de domaine revenuquebec.ca. Pour le panel, le fait de critique une entreprise ou un organisem ne suffit pas pour conférer à un groupe ou un individu d’intérêt légitime.
Il serait intéressant de voir quel traitement réserverait un tribunal éventuel à cette décision si celle-ci était invoquée dans le cadre de procédures judiciaires, notamment compte tenu des droits de la personnes énoncés par les Chartes des droits et libertés. Par exemple, le fait que le requérant dans cette affaire est l’État québécois devrait-il influer sur le résultat?
Quoi qu’il en soit, le panel dans cette affaire ordonne le transfert du nom de domaine. Les critiques de Revenu Québec n’auront qu’à aller s’héberger ailleurs, semble-t-il.
Lire cette décision de PRD.
Catégories : Liberté d'expression · Noms de domaine · PRD (CDRP)
Tagué : critique, expression, fisc, revenuquebec
18/02/2010 · Commentaires fermés
Le Brésil adoptait le 11 février dernier un instrument intéressant, donnant le pouvoir à son gouvernement fédéral d’agir à l’encontre des droits de propriété intellectuelle (« PI ») des entreprises étrangères issues de pays avec lesquels le Brésil aurait eu un différend commercial. Il va sans dire que les biens de PI en question pourront comprendre les marques de commerce, par exemple celles de sociétés canadiennes, du moins dans l’éventualité d’un différend commercial entre le Brésil et le Canada (ce qui n’est pas du tout inconcevable si on en juge par l’actualité des dernières années).
Le Medida Provisora No. 482 vient en effet permettre au gouvernement de suspendre ou d’autrement affecter (de façon négative) la PI d’entreprises étrangères si (et seulement si) le Brésil a eu gain de cause quant à un différend avec le pays en question, devant l’Organisation Mondiale du Commerce (l’ « OMC »). Cet outil constituera donc une façon pour le Brésil de punir d’autres pays membres de l’OMC, par l’entremise de leurs ressortissants et de leur PI, du moins dans les cas où l’OMC autoriserait de telles représailles. On comprendra qu’une telle autorisation ne devrait survenir que dans le cas où l’OMC juge qu’il y a effectivement eu entorse à ses principes et ses règles.
On raconte que la motivation pour cette mesure proviendrait du différend existant à l’heure actuelle entre le Brésil et les États-Unis, concernant la subvention de l’industrie du coton.
Quoi qu’il en soit, considérant les démêlés des récentes années du Canada avec le Brésil, les entreprises canadiennes ayant tenté de protéger leurs marques de commerce au Brésil pourraient bien, la prochaine fois qu’une telle crise survient, faire les frais de la dispute par l’entremise de leurs marques de commerce.
Catégories : Brésil · International
Tagué : Brésil, omc
17/02/2010 · Commentaires fermés
L’OPIC publiait récemment un autre projet d’énoncé de pratique visant à décrire comment le Bureau des marques de commerce doit composer avec les demandes relatives à des marques comprenant des abréviations, des acronymes ou des initiales.
En particulier, cet énoncé de pratique vise à déterminer comment un examinateur doit déterminer si un tel sigle donne une description claire (ou encore une description fausse et trompeuse) de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elles sont employées, ou des conditions de leur production ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d’origine. (Si c’est le cas, la marque n’est évidemment pas enregistrable en vertu du paragraphe 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce.) Selon l’énoncé tel que proposé, afin de décider si une marque de commerce donne une description claire (ou une description fausse et trompeuse), il faudra chercher à déterminer la première impression que donnerait la marque envisagée, à la personne moyenne susceptible de vouloir se procurer les biens et(ou) les services qui y sont liés. On considèrera que la marque n’est pas enregistrable si, dans l’ensemble, elle donne une description claire (ou une description fausse et trompeuse).
L’énoncé vient préciser que l’on considèrera généralement que l’ajout d’une abréviation, d’un acronyme ou d’initiales à une phrase ou un mot clairement descriptif (partie d’une marque de commerce) ne sera pas suffisant en soi pour rendre celle-ci enregistrable.
Lire l’Énoncé de pratique.
Catégories : Registraire · Énoncé de pratique
Tagué : abréviations, acronyme, Énoncé de pratique, initiales
16/02/2010 · Commentaires fermés
L’OPIC publiait récemment un projet d’énoncé de pratique ayant pour but de voir à préciser la pratique du Bureau des marques de commerce concernant le problème que représentent les titres professionnels quant à l’application des dispositions de l’alinéa 12(1)(b) de la Loi sur les marques de commerce (lequel interdit (entre autre) l’enregistrement des marques qui décrivent simplement les qualités des personnes impliquées dans la prestation des services ou la fabrication des marchandises en question).
L’énoncé proposé viendrait préciser que, face à une demande de marque de commerce comprenant le nom d’une profession, l’examinateur devra dorénavant chercher à déterminer s’il s’agit d’un « titre professionnel ». Si oui, l’examinateur devra appliquer le critère expliqué dans les décisions Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registrar of Trade Marks ainsi que Mitel Corp. c. Registrar of Trade Marks. En l’occurrence, l’examinateur devra déterminer si un consommateur éventuel, en voyant la marque en question, aurait initialement l’impression que les marchandises (ou services) liés à la marque proposée sont produits par un membre de la profession en question. Dans l’affirmative, la marque sera considérée non-enregistrable, parce que donnant une description claire des personnes ayant produit les marchandises et(ou) services.
On vient ainsi préciser comment l’alinéa 12(1)(b) de la Loi doit être appliqué en présence de désignations professionnelles, lesquelles ne devraient généralement pas être considérées comme propices à l’utilisation en tant que marques de commerce.
L’énoncé vient d’ailleurs aussi préciser que le fait d’inclure dans la marque proposée une abréviation, un acronyme ou des initiales (représentant le titre professionnel en question) ne devrait pas avoir pour effet de déjouer l’examinateur. Décrire une profession par des initiales revient en pratique à utiliser le titre professionnel au long.
Lire l’Énonce de pratique proposé.
Catégories : Registraire · Énoncé de pratique
12/02/2010 · Commentaires fermés
L’ACEI vient de publier une décision de PRD impliquant le nom de la plus récente version du produit de Microsoft, Windows 7. Sans grande surprise, la décision d’un arbitre nommé en vertu de la Politique de règlement de différents applicable aux noms de domaine .ca vient ordonner le transfert du nom de domaine, et ce, même si techniquement Microsoft ne possède pas d’enregistrement canadien quant à la marque Windows 7.
Cette affaire débute en février 2007, lorsque commence à circuler sur Internet l’information quant au fait que la prochaine mouture du système d’exploitation Windows serait nommé « Windows 7 ». (Microsoft briserait ainsi avec sa pratique des dernières années en fait d’identification des versions de son système d’exploitation, revenant à la pratique d’identifier les versions subséquentes à l’aide d’un chiffre (par ex., 3.1).
Un internaute nommé Liang Guo enregistre quelques mois plus tard le nom de domaine windows7.ca auprès de l’ACEI, nom qu’il lie bientôt à un site pornographique. S’en suivent des discussions (inévitables vous direz) entre le détenteur du nom de domaine et Microsoft, dans le cadre desquelles M. Guo offre de vendre le nom de domaine en échange de la somme de 10 000 $. Pas très surprenant dans ce genre de circonstances qu’on aboutisse aujourd’hui à une décision de PRD.
Dans sa décision, l’arbitre donne finalement raison à Microsoft, particulièrement compte tenu du fait que WINDOWS s’avère être une marque désormais notoire, enregistrée par Microsoft depuis 1996. L’arbitre fait ici fit de la différence existant entre la marque telle qu’enregistrée (WINDOWS) et le nom domaine visée (WINDOWS7). Pour ce faire, l’arbitre cite l’affaire de PRD Seiko Epson Corporation, réitérant le principe que l’ajout de texte descriptif ou non-descriptif à une marque pour constituer un nom de domaine n’empêche pas que l’on considère probable la confusion entre ce nom et une marque de commerce. (Ici, Microsoft met en preuve le fait que le fait de nommer les versions subséquentes d’un produit par un chiffre s’avère une pratique courante de l’industrie du logiciel.)
L’offre de vendre le nom à Microsoft pour une somme dépassant largement les coûts d’enregistrement, joint à la nature publique de l’information quant au choix du nom de produit WINDOWS 7 (au moment de l’enregistrement du nom de domaine), permet aisément à l’arbitre dans cette affaire de conclure à la mauvaise foi du détenteur et donc, d’ordonner le transfert du nom à Microsoft.
Cette décision confirme que des différences entre un nom de domaine et une marque ne seront pas nécessairement fatales au dossier du détenteur d’une marque (pour fins de PRD), particulièrement si le propriétaire de la marque de commerce peut démontrer que le(s) mot(s) ajouté(s) constitue(nt) des mots de nature descriptive ou dont le choix peut être expliqué directement en rapport avec leur choix pour désigner le produit (ou le service) en question. Cette décision sera sans citée à l’avenir dans des cas de PRD où un nom de domaine reproduit une marque enregistrée en y adjoignant le nom d’une mouture particulière du produit en question ou un mot de nature descriptive (désignant, par exemple, diverses versions ou variantes du même produit). Si le détenteur possède une marque enregistrée, cela pourrait très bien suffire.
Lire la décision de PRD (en anglais).
Catégories : Marques notoires · Noms de domaine · PRD (CDRP)
Tagué : windows 7
11/02/2010 · Commentaires fermés
La Cour d’appel vient de rendre une décision dans l’affaire Octeau c. Kempter Marketing Inc., rejetant l’appel du refus du tribunal de première instance d’octroyer une injonction au détenteurs de la marque HÖRST DÜSSELDORF (en association avec des vêtements) contre Kempter Marketing (« KMI »), à cause de son usage de la marque HORST WATERPROOF quant à ses sacs.
L’explication de l’emploi du mot inhabituel HORST a trait au prénom du fondateur de l’entreprise KM, prénom par ailleurs semble-t-il relativement fréquent en Allemagne. Suite à la création de l’entreprise, KM se spécialise dans les accessoires reliés au vélo et au ski, dont certains sacs étanches pour cyclistes, d’où la demande d’injonction par le détenteur des marques Hörst à cause du risque de confusion.
Citant les arrêts Mattel et Veuve Clicquot, la Cour d’appel refuse à son tour de considérer que le risque de confusion entre HORST WATERPROOF et la série de marque HÖRST a été prouvée, notamment compte tenu du fait que le mot problématique s’avère à l’origine un prénom, et donc, peu distinctif en soi. D’ailleurs, le fait que l’autre mot parfois présent s’avère être le nom d’une ville n’aide pas non-plus ici le cas de l’appelant, tout comme le fait que l’une des marques désigne des vêtements de moyenen gamme, alors que l’autre vise un marché plus cher et spécialisé. Ce faisant, la Cour d’appel conclura donc elle-aussi qu’il n’y a pas risque de confusion, compte tenu des critères de l’art. 6 de la Loi sur les marques de commerce.
Lire l’arrêt de la Cour d’appel (partiellement en anglais).
Catégories : Confusion · Contrefaçon · Injonction · Patronymes
04/02/2010 · Commentaires fermés
Pendant que les autorités canadiennes envisagent toujours ce qu’impliquerait adopter le Protocole de Madrid, on annonçait récemment que l’Inde vient de modifier sa législation pour mettre en oeuvre le traité dans son droit des marques de commerce.
Il semble que le Lok Sabha (le Parlement indien) vient en effet d’adopter un amendement important à la loi indienne, visant à mettre en œuvre le Protocole de Madrid dans ce pays. Ne resterait maintenant que l’assentiment de la Rajya Sabha (l’équivalent du congrès) pour que le tout soit en vigueur. Dès lors, les entreprises étrangères qui voudraient protéger leur marque en Inde pourrait le faire par une demande sous Madrid, étant entendu qu’un correspondant indien sera néanmoins toujours requis pour piloter le dossier de la demande d’extension à l’Inde en vertu du protocole.
Pendant ce temps, le Canada est toujours à évaluer si et comment on pourrait arrimer le système de Madrid à notre droit des marques. Contrairement à l’Inde, le Canada n’est pas déjà membre de l’Arrangement de Nice (lequel encadre la classification des marchandises et services), ce qui explique en partie la réticence canadienne. Bien que Madrid puisse être mis en oeuvre sans nécessairement que le Canada accède à l’Arrangement de Nice, cela complique passablement la donne.
Lire un billet du cabinet Edwards Angell Palmer & Dodge à ce sujet (en anglais).
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Tagué : inde, madrid
