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Décision STENNER: Nom de famille n’équivaut pas à marque, même lorsqu’enregistrée comme telle

15/07/2010 · Commentaires fermés

La Cour fédérale rendait en avril dernier une décision récemment publiée dans l’affaire CIBC World Markets Inc. c. Stenner Financial Services Ltd., 2010 CF 397, concernant la radiation proposée de la marque STENNER en rapport avec le domaine des services financiers.

Selon le texte de la décision, cette affaire prendrait naissance dans un contexte familial, à savoir celui de la famille STENNER, dont les membres « veulent tous utiliser leur nom de famille en liaison avec leur entreprise respective ». Comme chacun le sait, le droit des marques de commerce se montre généralement réticent à protéger les noms propres, notamment pour éviter de genre de chicanes de famille -avec raison comme le démontre cette affaire!

L’affaire en question repose (entre autres) sur l’enregistrement de la marque STENNER, en 2005, par le défendeur, sous le numéro LMC639953, en rapport avec des services financiers. Semble qu’à l’époque l’examinateur aurait initialement refusé la demande à cause de l’alinéa 12(1)a) de la Loi (interdisant les noms de famille comme marques) mais que le requérant serait parvenu à le convaincre que la marque était distinctive dans l’industrie, à force d’emploi (en vertu de l’alinéa 12(2) de la Loi). Quoi qu’il en soit, quelques années plus tard, après un litige porté jusqu’en Cour suprême de la Colombie-Britannique sur d’autres questions, les parties aboutissent devant la Cour fédérale afin de lui demander de trancher quant à la radiation de la marque.

Le défendeur allègue ici avoir dépensé des millions de dollars en publicités liées à sa marque de commerce, mais s’avère incapable de prouver ces dépenses, ce dont prendra note le tribunal. Les demandeurs quant à eux s’appuient entre autres sur un sondage (effectué dans la région visée) démontrant que la plupart des gens n’associent pas la marque STENNER à une personne ou une entreprise en particulier.

Les motifs possibles de radiation soulevés par cette affaire sont de quatre ordres, tournant principalement autours de l’idée que la marque n’était pas enregistrable (puisqu’il s’agit d’un nom de famille), ni distinctive.

En l’occurrence, le demandeur présente l’argument que l’enregistrement a été obtenu, en 2005, en déposant auprès du Registraire un affidavit contenant « de fausses déclarations ou des omissions importantes » à l’effet que la marque était alors devenue distinctive. Les demandeurs commettent cependant ici l’erreur de ne pas déposer l’affidavit en question en entier en preuve, devant la Cour fédérale. Le tribunal refuse donc de conclure à la fausse déclaration. On doit donc trouver le motif de radiation ailleurs.

Le tribunal prend note du fait que la preuve démontre que le défendeur a utilisé la marque STENNER d’une façon inadéquate pour en préserver le caractère distinctif. Le défendeur aurait en effet employé sa prétendue marque :

« toujours en conjonction avec les autres mots – « groupe » ou « équipe » ou d’autres mots similaires. La preuve montre que Stenner est un nom de famille et qu’il n’a pas acquis son propre caractère distinctif. Le fait que les mots employés en conjonction avec « Stenner » changeaient constamment empêche de penser que « Stenner » avait acquis son propre caractère distinctif ». [Notre emphase]

Le fait de parler dans ses publicité de « l’Équipe Stenner » renvoi en effet à l’idée qu’on parle ici d’un individu et non réellement d’une marque.

Le tribunal cite d’ailleurs à ce sujet l’affaire Décarie Motors, dans lequel un nom de famille était aussi utilisé à titre de supposée marque de commerce. Or, même si la marque a été enregistrée initialement, encore faut-il que, le temps venu, on soit en mesure de démontrer un emploi correcte de la marque (au fil du temps), en tant que marque de commerce. Dans une affaire comme dans l’autre, c’est ce qui torpillera la prétendue marque des défendeurs.

La Cour fédérale estime d’ailleurs que l’emploi du nom STENNER par les demandeurs tend à renforcer l’idée qu’on est pas réellement en présence d’une marque, ou du moins qu’il s’agit d’une marque au caractère distinctif bien faible, voir inexistant. En telles circonstances, le tribunal conclu que STENNER n’a pas été utilisé comme marque de commerce et, donc, que l’enregistrement mérite d’être radié.

Le tribunal mentionne d’ailleurs au passage (en obiter) que : « Il serait injuste qu’une personne puisse jouir d’un monopole sur un nom de famille et qu’elle empêche ses enfants d’en profiter, excepté dans le plus clair des cas. ». Qu’on se le tienne pour dit, un nom de famille s’avèrera généralement être un bien piètre candidat à titre de marque de commerce. En définitive, on peut donc lire cette décision comme un leçon de plus pour ceux qui prétendraient détenir des droits de la nature d’une marque de commerce relativement à un nom de famille. Oui, le droit canadien le permet, mais encore faut-il faire systématiquement ses devoirs et employer la prétendue « marque de commerce » en tant que telle, en évitant (entre autres) de l’employer en conjonction avec d’autres mots étrangers (particulièrement référant implicitement à un nom de famille).

Lire la décision.

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L’ère des noms de domaine jetables

14/07/2010 · Commentaires fermés

L’excellent blogue de sécurité Threat Post affiche aujourd’hui un article fascinant sur l’état des stratégies de polluposteurs (« spammers »), lesquels en sont maintenant à employer des noms de domaine pour aussi peu que quelques heures, avant de changer d’adresse d’envoi.

Comme chacun le sait, les polluposteurs font désormais fréquemment équipe avec les malfaiteurs qui contrôlent les réseaux de zombies (ordinateurs infectés contrôlables à distances) afin d’expédier leurs pourriels quotidiens. Chose que nous apprend l’article (suite à des recherches de l’entreprise M86 Security Labs), les polluposteurs achetent maintenant des lots entiers de noms de domaine, en utilisant ensuite chaque nom pour quelques heures seulement, avant de s’en débarrasser. En fait, statistiquement, la vaste majorité des polluposteurs utiliseraient maintenant leurs noms de domaine moins d’une journée avant de les larguer et de passer à d’autres noms comme adresse d’envoi de leurs pourriels.

L’époque de l’emploi des noms de domaine pour des semaines ou des mois à la fois pour envoyer des pourriels serait donc belle et bien révolue, ce qui assure (presqu’à coup sûr) que les listes noires (de noms de domaines reliés aux activités de pollupostage) soient perpétuellement obsolètes. Rien de bien réjouissant pour les détenteurs de marques dont peuvent parfois se servir les polluposteurs dans leurs noms de domaine, ni pour le reste de la communauté Internet d’ailleurs! Comme quoi les statistiques à l’effet que les pourriels représentent près de 90 % du volume des courriels ne sont pas près de changer!

Lire l’article (en anglais).

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Production de contrefaçons par un fournisseur autorisé : Comme quoi OUI cela arrive même en occident

13/07/2010 · Commentaires fermés

Le site français Le Petit Musée des marques mentionne dernièrement au passage (dans sa liste de liens rapides), un entrefilets concernant un cas de contrefaçon par un fournisseur autorisé, cette fois, en sol européen. Dans une trame de fait avec laquelle on est de plus en plus familier, une usine habilitée (légalement) à fabriquer des biens d’une marque X (Hugo Boss, en l’occurrence), aurait semble-t-il, été utilisée au-delà du mandat donné par le détenteur de la marque, afin de produire, en plus des biens autorisés, des biens non-autorisés revendus en douce sur le marché noir.

En pratique, la tentation s’avère souvent trop grande pour les propriétaires d’usine qui reçoivent tous les éléments requis pour produire de la marchandise griffée (dont les devis, les spécifications et les dessins). Tant qu’à produire de la marchandise de jour, pourquoi ne pas rentabiliser ses opérations et ne pas produire aussi la même marchandise, de nuit cette fois, en évacuant cette marchandise nocturne « par la porte arrière » ? Voilà une question que semble-t-il nombre de propriétaires d’usines peu scrupuleux se poseront tôt ou tard.

Bien qu’on soit de plus en plus habitué à lire quant à ce genre d’histoire quant à des usines en Asie, on constate que le problème existe aujourd’hui à l’échelle mondiale, et ce, même en occident. Par exemple, l’usine dont il est question dans l’article aurait été située au Portugal, pays (relativement) pauvre et donc, on s’en doute, potentiellement intéressant comme endroit où faire fabriquer des biens de marque (à un coût raisonnable, particulièrement pour un pays de la zone européenne).

Comme quoi, qu’on fasse fabriquer ses biens en orient ou en occident, les détenteurs de marque auront toujours avantage à surveiller de près leurs fournisseurs et leurs partenaires du secteur manufacturier.

Lire l’article de ouest-france.fr.

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L’OPIC songe à revoir ses tarifs

09/07/2010 · Commentaires fermés

L’OPIC annonçait hier matin qu’elle entend demander l’avis de tous concernant ses « barèmes tarifaires » dont le montant sera révisé.

L’OPIC veut en effet mettre à jour sa liste de frais gouvernementaux, lesquels ont été revue à la hausse la dernière fois en 2004. Dans l’ensemble, il faut bien l’avouer, le système canadien comporte des tarifs qui s’avèrent relativement bas. À voir si l’avenir changera la donne à ce sujet.

Chose intéressante, le communiqué de l’OPIC ne mentionne pas que le Canada considère actuellement adhérer au Protocol de Madrid, ce qui influerait on le comprend sur les frais applicables en pratique. Si Madrid est adopté, il est vraisemblable que le Canada adopte le système des classes (du traité de Nice) et que le Canada fera comme la vaste majorié des pays qui actuellement classifient les biens et services par classes, en exigeant des frais gouvenementaux par classes touchées par une demande. Quoi qu’il en soit, l’OPIC n’envisage officiellement pas encore ce changement, préférant limiter sa revue de tarifs aux tarfis tels qu’ils existent actuellement.

Voir le communiqué de l’OPIC à ce sujet.

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Affaire FUSION : Ou le danger de « fusionner » de trop près avec un partenaire commercial!

08/07/2010 · Commentaires fermés

La Cour fédérale rendait le 10 juin dernier une décision en matière de marques de commerce et, plus précisément, une décision en matière de radiation de marque, dans la décision JAG Flocomponents N.A. c. Archmetal Industries Corporation, 2010 FC 627.

Cette affaire voit s’opposer des entreprises du groupe JAG Flocomponents (« JAG ») à la sociétés Archmetal Industries Corporation (« Archmetal »), entre autres, ainsi que certains ressortissants chinois liés (directement et indirectement) à cette dernière. Pour nos fins, ce litige vise la radiation de la marque FUSION au Canada, telle qu’enregistrée en 2006, sous le numéro TMA 662,598,  en association avec des valves industrielles, sur la base d’un usage allégué depuis 2002 par Archmetal.

L’affaire en question débute lorsque les parties mettent un terme à leur collaboration quant à la mise en marché et la vente de produits fabriqués en Chine (théoriquement) par la société mère d’Archmetal, une société nommée Fortune Manufacturing Co., Ltd. (« Fortune »). On met ainsi fin à une pratique par laquelle Archmetal importait (théoriquement) les produits avant de les mettre à la disposition de JAG pour revente à des clients éventuels au Canada.

Au début 2002, Fortune, Archmetal et JAG signent une entente par laquelle JAG convenait de recevoir la marchandise, sujet à la rétention du droit de propriété sur cette marchandise par le vendeur jusqu’au moment de la vente aux clients. Fait intéressant, l’entente mentionne au passage que tous les droits de PI liés aux produits seront détenus en copropriété par les parties. Ce détail reviendra plus tard hanter les parties.

JAG décide ensuite de créer une nouvelle marque afin de remplacer la marque FORTUNE utilisée jusque là sur les produits en question, pour leur vente au Canada. Le propriétaire de JAG conçoit ainsi la marque FUSION, incluant la forme qu’on donnera au mot, en l’affichant dans une police (une fonte) particulière (« Bauhaus 93 »). Il semble, selon la preuve, qu’Archmetal ne pouvait ignorer la création de cette nouvelle marque par son partenaire d’affaires et qu’elle ne s’est opposée en aucun temps à sa création ou son apposition sur ses produits. JAG créé d’ailleurs à cette époque un catalogue affichant la marque FUSION, ainsi que les noms et logos de JAG et d’Archmetal.

Une première vente de marchandise FUSION serait survenue de JAG à un client canadien nommé Medfield, en août 2002. Selon JAG, ce serait là sa première vente de produits FUSION au Canada. Quoi qu’il en soit, les deux parties mettent séparément en marché les produits FUSION, notamment par leur présence à des foires commerciales au cours de l’automne 2002.

Au printemps suivant, Fortune et Archmetal mettent en branle le processus visant à obtenir l’enregistrement de la marque FUSION, au Canada et aux États-Unis, et ce, à l’insu de JAG. JAG dépose d’ailleurs à son tour une demande après celle d’Archmetal, en 2003, alors que la relation se détériore puis prend fin.

Suite à la fin de la relation entre les deux groupes d’entreprises, Archmetal s’oppose à la demande d’enregistrement déposée par JAG au Canada (évidemment), mettant alors en preuve certains de documents échangés entre les parties, par voie d’un affidavit du principal dirigeant d’Archmetal (M. Chen). Fait critique, dans cet affidavit, M. Chen présente l’entente des parties de 2002 et le catalogue produit conjointement par celles-ci mais, et c’est là que le bât blesse, en omettant stratégiquement les portions des deux documents qui semblent indiquer l’existence et la présence de JAG dans l’équation et sa proximité à la marque FUSION. On fait notamment défaut de parler de la clause de 2002 à l’effet que les droits de PI seraient propriété commune des parties, etc. On l’imagine facilement, l’effet du témoignage écrit de M. Chen aura pour effet de convaincre le tribunal des oppositions de rejeter la demande de JAG, en maintenant plutôt le droit d’Archmetal à l’enregistrement de « sa » marque.

Voilà la trame de faits soujacente à l’affaire qui se présente quelques années plus tard devant la Cour fédérale (après une autre affaires entre les parties dont la décision finale laissait de côté la question de la PI relative à cet aventure) et qui nous intéresse aujourd’hui.

Une fois saisie de l’affaire dont il est maintenant question, la cour fédérale souligne que les faits en l’espèce donnent ouverture à une série de raisons pour lesquelles l’enregistrement de la marque FUSION pourrait être radié du registre canadien. Du point de vue des marques, le dossier des parties est, vous le constater, pour le moins boiteux.

Les points saillants du jugement sont les suivants:

  • L’enregistrement s’avère invalide en vertu de l’art. 18 de la Loi, notamment compte tenu de la création de la marque par JAG (sans protestations de la part d’Archmetal, ni de sa société mère) et l’entente des parties de détenir la marque en copropriété. Au Canada, le caractère distinctif d’une marque est généralement détruit par sa propriété et son utilisation par deux entités séparées, comme chacun le sait. Le tribunal conclu donc que « FUSION has been “poisoned” as a viable mark ». Devant l’utilisation de tels termes par le juge, cela augure mal pour les parties!
  • L’emploi de la marque au Canada est survenu dès qu’il y a eu vente de la marchandise au Canada mais alors, seulement au profit du fabriquant et non au profit de JAG, au sens du bénéfice de l’emploi dont il est question. JAG n’agissait que comme importateur ou comme agent du propriétaire original des biens (Fortune, dans ce cas-ci) et non, comme JAG le prétendait, comme détentrice de la marque. D’ailleurs, la prétendue « vente » sur laquelle reposait l’emploi de la marque dont parle la demande n’est pas véritablement une vente puisque la livraison à JAG s’est faite sur la base d’une consignation, en réservant la propriété de la marchandise à Fortune. Pas de transfert de propriété, pas de vente et surtout pas au bénéfice de JAG (qui ne détenait les biens qu’au nom du manufacturier), le temps de transférer ceux-ci au client éventuel – caveat venditor!.
  • JAG ne peut pas non-plus prétendre être celle qui a droit à la marque pour elle seule, compte tenu de l’entente déclarant qu’elle sera copropriétaire.
  • Le tribunal rejette aussi la preuve de la vente à Medfield en août 2002 et donc, d’un emploi de la marque FUSION qui pré-daterait celui de l’autre partie.
  • Le fait que la marchandise a semble-t-il été fabriquée par un tiers, sans que Fortune ni sa filiale Archmetal ne contrôle la nature et la qualité de la marchandise permet de conclure à la perte (l’absence?) du caractère distinctif de la marque.
  • Les fausses représentations et/ou les omissions du requérant (Archmetal) dans sa demande quant à la propriété de la marque et son emploi à la date déclarée sont importants (« material ») et doivent mener à l’invalidation de l’enregistrement de la  marque. D’ailleurs, le tribunal note que chacune des deux parties s’est adonnée à ce genre de fausses représentations.

On comprendra aisément que le tribunal ordonne la radiation de la marque FUSION au terme de ce litige.

En définitive, cette affaire démontre (entre autre) le danger de collaborer de trop près avec une autre entreprise quant à une nouvelle marque, particulièrement quand les parties tentent d’éviter le point majeur de contention dans leurs discussions initiales, en s’entendant pour détenir une marque en copropriété. Comme toujours, la clé de voûte de la santé juridique d’une marque demeure la notion de contrôle, concept difficile à réconcilier avec le détention en commun d’une marque.

Lire la décision (en anglais).

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Modification proposée aux règles relatives aux oppositions: Des objections?

30/06/2010 · Commentaires fermés

L’OPIC publiait le 28 juin dernier un avis concernant la modification proposée du Règlement sur les marques de commerce concernant les procédures d’opposition.

Le but des modifications dont veut discuter l’OPIC est essentiellement de ramener l’opposition à « un processus décisionnel rapide et peu coûteux », ce dont le Canada s’est quelque peu éloigné au fil des ans. En pratique, on constate en effet que très peu de PME veulent se lancer dans des procédures d’opposition, plusieurs d’entre elle préférant abandonner leur demande plutôt que de supporter les coûts d’une opposition, par exemple.

On cherchera donc à moderniser le règlement régissant la pratique (liée aux oppositions), notamment en tentant de réduire les embûches administratives et certaines sources de délais. Les modifications verraient, par exemple, à permettre la signification et la production de preuves et de correspondance en format numérique (enfin!). Les règles seraient aussi modifiée relativement au contre-interrogatoire, en précisant dorénavant un délai de trois (3) mois pour y procéder après le dépôt de la preuve. Dorénavant, ce serait d’ailleurs à la partie qui procède au contre-interrogatoire qui devrait produire la transcription de celui-ci, alors que les engagements seraient produits par la partie pour laquelle le témoin agit. On lierait aussi le délai pour la production du plaidoyer écrit de l’opposant à la fin d’un délai de trois (3) mois suivant la fin des contre-interrogatoires.

Bref, les nouvelles règles tentent de miser sur l’efficacité, en réduisant certains détails qui tendent présentement à alourdir le système des oppositions. Fait intéressant, on mentionne aussi dans l’avis de l’OPIC que les règles des procédures en vertu de l’art. 45 de la Loi sur les marques de commerce seraient aussi modifiées.

Les canadiens ont jusqu’au 20 septembre prochain pour s’exprimer sur les changements proposés par l’OPIC. On peut croire que le règlement sera par la suite modifié vers le début de l’année prochaine.

Voir la page du site de l’OPIC qui traite des changements proposés.

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Premier cas de jurisprudence au Canada touchant l’emploi de mots-clés quant à de la publicité

29/06/2010 · Commentaires fermés

Le système judiciaire canadien accouche finalement d’une décision touchant la question de l’achat de mots-clés par les moteurs de recherche tels Yahoo! et Google (dont par le service « Google AdWords »).

L’Affaire dont il est ici question oppose la Private Career Training Institutions Agency (disons « l’agence ») à l’une des institutions d’enseignement de son réseau nommée Vancouver Career College (Burnaby) Inc. (disons « VCC »). Selon le schème désormais classique des affaires de ce genre, la question en litige prend naissance ici dans « l’achat » par VCC de publicité dans Internet dont l’affichage (en tant que « Sponsored Links ») est déclenché sur des moteurs de recherche lorsqu’un usager tape le nom du requérant (l’agence, dans ce cas-ci).

Fait un peu inusité pour une affaire de ce genre, le requérant se plaint ici du fait que VCC fait ce qui équivaut à de la publicité trompeuse – plutôt que d’argumenter la contrefaçon de marque de commerce. La question en litige ici tourne donc non-pas autour d’une question de marques de commerce, mais plutôt de savoir si l’intimé (VCC) a enfreint un article du règlement adopté par l’agence (interdisant la publicité trompeuse) et qui s’applique à tous ses membres (dont VCC).

On est donc ici en présence d’une décision judiciaire décidant de la question de savoir si le déclenchement de publicités par des mots-clés sur un moteur de recherche peut constituer de la publicité trompeuse.

Le tribunal concluera finalement ici qu’il n’y a pas lieux d’octroyer l’injonction, dans la mesure où il s’avère peu probable qu’un internaute soit induit en erreur par la publicité en question. Puisque les publicités sont clairement identifiées comme étant des « Sponsored Links », une méprise par l’internaute moyen paraît peu probable (conclusion à laquelle en arrive le tribunal malgré certaines preuves de confusion chez deux internautes). Pour la Cour suprême de la Colombie-Britannique, une telle publicité ne s’avère pas plus trompeuse qu’une publicité format papier qui serait placée côte-à-côte avec celle d’un concurrent. La vente et l’achat de mots-clés liés à la publicité sur les moteurs de recherche ne semblent donc poser problème, du moins quand on regarde la question sous l’angle de publicité trompeuse.

Bien que cela ne mette pas fin au débat en droit canadien, on voit déjà poindre l’attitude canadienne qui semble pencher pour l’acceptation du concept de la vente de mots-clés par les moteurs de recherche. Il y a d’ailleurs fort à parier que plus le temps passe, plus les tribunaux sont susceptibles de considérer cet usage comme normal et acceptable.

Lire la décision (en anglais).

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Le domaine .XXX se concrétise

28/06/2010 · Commentaires fermés

Les médias annoncent qu’après plusieurs années de tergiversations, ICANN autorise finalement l’extension .xxx, laquelle visera à regrouper du contenu pornographique dans Internet.

La décision récente d’ICANN met fin à près de dix ans de débat sur la question. De nombreux groupes d’intérêt avaient en effet jusqu’à maintenant fait pression sur ICANN pour empêcher la naissance d’une zone .xxx. Malgré cela, après des années, force est de constater que la majorité du contenu dans Internet s’avère aujourd’hui composé de contenu à caractère pornographique. L’absence d’une zone propre à ce type de contenu n’a donc en rien freiné le mise en ligne de ce type de contenu, au contraire.

D’ailleurs, fait intéressant, les fournisseurs responsables de sites à caractère pornographique, s’opposeraient semble-t-il à l’idée d’une zone .xxx, de peur de se voir obligé d’y déménager.

Pour l’instant la participation à la zone .xxx se fera sur une base volontaire. Des milliers d’entrepreneurs de l’industrie ont d’ailleurs déjà sauté sur l’occasion pour préenregistrer leur marque ou le nom de leur site dans la nouvelle zone, selon les dires du registraire attitré.

On verra donc bientôt (d’ici neuf à douze mois) le domaine .xxx s’ajouter à tous les autres domaines que doivent surveiller les détenteurs de marques de commerce qui veulent s’en donner la peine. Restera maintenant à voir si et comment les détenteurs de marque peuvent s’opposer à l’emploi (non-autorisé) de leur marque dans la nouvelle zone.

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L’ACEI consulte quant à sa PRD

23/06/2010 · Commentaires fermés

Il semble que l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) tienne présentement une consultation publique sur sa Politique des règlements des différends relatifs aux noms de domaines (la « PRD »).

Selon son annonce à tous, l’ACEI entend se servir des commentaires de la communauté pour améliorer la PRD.

On pourra accéder à la consultation à partir du lien suivant, et ce, jusqu’au 17 septembre prochain :

http://rsp.openvenue.com/wix/p8886424.aspx

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Décision de PRD scion.ca: Ou l’importance de la preuve d’emploi si votre marque n’est pas enregistrée

22/06/2010 · Commentaires fermés

Dans une décision qui ne surprendra pas les praticiens de marques de commerce, un arbitre nommé en vertu de la politique de PRD de l’ACEI rendait récemment une décision contre le constructeur automobile Toyota, relativement au nom de domaine scion.ca.

L’affaire en question débute en 2002 alors que Toyota commence à annoncer son prochain véhicule à l’allure peu orthodoxe, aux États-Unis. L’entreprise lance alors sa machine promotionnelle pour mousser les ventes de son prochain véhicule au sud de la frontière. Au printemps suivant, un entrepreneur canadien enregistre le nom de domaine .ca correspondant au nom du nouveau véhicule, comptant sans doute sur les revenus qu’il pourra tirer des requêtes d’internautes relativement à cette nouvelle marque du constructeur Toyota.

Suite à l’institution de procédures en vertu de la politique de l’ACEI, le détenteur du nom de domaine décide de ne pas même daigner répondre aux procédures qui lui sont signifiées. Cela devrait laisser le champs libre à Toyota pour faire transférer le nom de domaine en question, penserez-vous ? Pas si vite, de dire l’arbitre!

Particularité de cette affaire à laquelle se bute bientôt Toyota : on ne peut démontrer d’enregistrement pertinent à la date clé du 4 mars 2003 ; il faut donc se retrancher sur une marque d’usage si on veut espérer obtenir le transfert du nom de domaine en question.

Malheureusement pour elle, Toyota fait défaut de démontrer des ventes qui remonteraient à 2002-2003, ce qui force l’arbitre à conclure que le plaignant n’avait pas l’intérêt requis pour avoir gain de cause. Toyota ne vendait pas à cette date de véhicule au Canada, donc difficile de conclure que l’entreprise avait déjà des droits quant à cette marque de commerce à l’époque. Toyota ne parvient d’ailleurs pas non-plus à prouver l’emploi de sa marque en rapport avec des services (d’entretien notamment) ce qui clos le dossier. Pas de droit quant à la marque à la date clé, pas de recours en vertu de la PRD de l’ACEI et le détenteur actuel du nom de domaine peut donc conserver « son » nom de domaine.

Cette décision vient donc nous rappeler que si une marque n’est pas déjà enregistrée à la date d’enregistrement du nom de domaine (qu’on veut reprendre par une procédure intentée en vertu de la PRD), vaut mieux être en mesure de prouver des ventes au Canada (ou à tout le moins l’exportation vers l’étranger) à cette date. À défaut, le recours en question pourrait bien s’avérer voué à l’échec. Il s’agit donc là d’une autre illustration de l’importance de déposer dès que possible sa marque de commerce, et ce, même si le lancement du produit peut tarder.

Lire la décision (en anglais).

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